美国法律顾问新规则:美国专利商标局确保商标注册准确性和完整性的举措

知识产权商务部副部长兼美国专利商标局局长安德烈·伊恩库和商标专员玛丽·博尼·丹尼森的意见
这篇文章是首次发表在《世界商标评论》上2019年7月23日。文本经允许在此重印。有关要求外国注册商标申请人使用美国注册律师的新规定的更多信息,请参阅我们的美国律师规则页面.
 

自1870年USPTO发布第一份美国商标注册以来,我们主要依靠两个关键接触点来保护我们商标系统的完整性:

  1. 我们要求将商业使用作为获得和维持商标注册的条件,以及
  2. 我们申请人的诚信。

近150年来,这两个相互关联的要素在保护我们的商标制度免受不当行为和虚假使用主张的侵害方面表现得相对较好。不幸的是,在过去几年里,我们看到美国专利商标局面前的不当行为有所增加,包括伪造的使用样本和其他虚假的使用声明、未经授权更改申请和注册,以及其他不当活动。我们俩说话在今年5月于波士顿举行的INTA年会上,人们谈论了这些行为。

我们发现,包括可疑使用样本的商标申请与未经授权的法律实践之间存在联系。我们已经确定了数百份看似由申请人自己提交的申请实际上是由外国从业者提交的实例。外国从业者通常不允许在美国专利商标局面前代表申请人处理商标事宜。美国专利商标局(USPTO)拒绝了几名未经授权的外国个人(他们甚至可能不是原籍国的商标律师或代理人)代表商标申请人。然而,由于他们位于海外,我们对他们进行有效制裁或保护外国商标申请人免受这些人可能提供的不良建议的能力有限。

为了应对未经授权的法律行为和假冒或可疑使用标本的增加,美国专利商标局发布了规则(2019年8月3日生效)要求注册地不在美国或其领土内的商标诉讼申请人、注册人或当事方在美国专利商标局受理的所有商标事宜中,由获得美国执业许可的律师代表。

虽然对我们来说这是一个重大的变化,但对当地律师的要求是世界上许多其他商标制度的一个特点。对美国注册律师的要求将提高向美国专利商标局提交的文件的准确性,加强问责制和遵守美国法律法规,并有助于确保商标注册的完整性。

此外,在未来九个月内,用户需要拥有MyUSPTO.gov帐户,我们需要登录和身份证明才能在USPTO提交商标文件。

美国专利商标局非常重视联邦商标注册的完整性,认为这是商标在商业中使用的可靠反映。一般来说,如果商标在美国境内或与美国进行商业交易,则有资格进行注册。对于要注册的商标,除了有限的例外情况外,申请人必须提供一个称为样本的示例,该示例显示了他们的商标在与申请中的商品或服务相关的商业中的实际使用情况。

最近使用的可疑样本激增,是商标所有者提交虚假或不准确使用声明这一更大问题的一部分。无论是有意还是由于误解或粗心大意,在申请或注册中声称商标用于特定商品或服务,而实际上并非如此,都会导致商标注册混乱,并削弱注册对企业和公众的效用。 

不幸的是,在USPTO面前解决不当行为并没有灵丹妙药。因此,我们正在采取前所未有的行动,从多个角度解决这些问题。上述最新的美国律师要求和IT增强是最重要的组成部分。但我们不会就此止步。我们还正在采取一些其他措施,包括:

工作组:我们成立了一个由具有政策、检查和IT专业知识的人员组成的特别工作组,他们正在努力识别不当活动并制定应对措施。

培训:6月,我们为检查律师提供了新的高级样本培训,8月还将提供额外的培训,以识别数字化创建或更改的使用样本。 

使用样本可疑时拒绝注册:当审查律师识别出一个似乎经过数字修改或模拟的使用样本时,美国专利商标局已经更新了其指南,要求审查律师拒绝注册,因为该样本没有显示在商业中使用的商标,并要求提供有关商标使用的更多信息。请参阅https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Exam%20Guide%2003-19.pdf格式 

我们认为,要求使用声明可疑的申请人提供额外信息和实际使用证明,将有助于提高使用声明在审查中的准确性,并使欺诈申请更难获得批准。

扩大注册后维护文件的审计:为了维持美国商标注册,注册所有人必须定期提交一份宣誓声明,列出注册中商标继续在商业中使用的所有商品和服务,并且必须包括每一类的使用样本。美国专利商标局随机审核这些文件,并要求提供额外的使用证明,从每个类别中的两个额外商品或服务开始,然后是注册中的所有内容,如果无法证实所查询项目的使用。超过50%的经审计注册已经从注册中删除了至少一些商品或服务。我们最近将USPTO审计的注册数量增加了一倍,达到每年5000个,并为审计项目分配了额外的人员。

提供更多关于商业使用的教育:美国专利商标局正在进行的注册后使用证明审计计划表明,79%的被审计者由律师代表,在有律师的被审计者中,52%的被审计者被要求删除他们之前发誓使用该商标的商品或服务。至少可以说,这些统计数据令人不安,表明商标所有者及其律师缺乏对法律要求的关注和了解,或者两者兼而有之。为了帮助确保商标所有人及其法律顾问了解美国的使用要求以及美国专利商标局规则规定的相互义务,以确认他们向美国专利商标署提交的材料是准确的,并且使用声明有证据支持,我们正在为我们的网站开发教育材料,并将在我们的通知中添加信息。 

建立可搜索的标本数据库:我们目前正在使用反向图像搜索来识别具有不同标记的同一使用样本的多个应用程序。我们正在研究其他IT解决方案,例如,创建一个可搜索的样本数据库,以便我们能够更好地检测同一图像何时被多个申请人使用。

修改样本规则:美国专利商标局(USPTO)正计划修改有关使用样本的商标规则,根据使用样本的判例法规定电子提交标准,包括要求网页显示URL和访问或打印日期。修正案还将要求样本显示货物、货物容器或包装、货物标签或标签上的标记的使用情况。

试点项目,允许第三方在检查中提供证据,并加快各方之间的非使用挑战:USPTO已经建立了一个抗议电子邮件样本方框,允许第三方提交证据,证明在待决申请中提交的特定样本是以数字方式创建或更改的。第三方通过标本抗议程序提交的证据有助于检测和检验假标本。此外,商标审判和上诉委员会(TTAB)启动了一项试点计划,以确定在什么条件下可以通过加速案件解决更有效地将不使用或放弃的撤销程序转移到处置。我们仍在收集有关该项目的数据。 

提出准确性激励措施:我们计划为注册人创造一些激励行为,以确保他们的注册在使用商标的商品和服务方面准确无误,而无需等到维护申请。例如,美国专利局正在考虑收取“零费用”请求删除使用证明审计程序或TTAB程序之外的未使用商品/服务。此外,美国专利商标局正考虑在因审计或TTAB程序而从注册中删除商品或服务时收取修改注册的费用。

与国会合作:美国专利商标局维护商标注册完整性的工作必须在我们的法定权限范围内进行。我们俩今年都在国会作证,立法者似乎在考虑可能的其他法定工具。如果国会决定推进立法,帮助提高商标注册的准确性和减少混乱,我们将很乐意为其提供帮助。

美国商标制度是世界的金标准。它是我国经济的基本组成部分,也是经济增长和创造就业机会的驱动力。USPTO致力于维护其完整性,我们呼吁所有利益相关者帮助我们做到这一点。