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拟议规则

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开始前言

代理:

美国商务部专利商标局。

行动:

拟议规则制定通知。

总结:

美国专利和商标局(USPTO或Office)建议修改专利审判和上诉委员会(PTAB或委员会)面前的各方审查(IPR)和授予后审查(PGR)程序的实践规则,董事和PTAB将通过授权使用这些规则起始打印页28694行使设立知识产权和专业知识产权的自由裁量权。办公室根据2020年10月收到的利益相关者反馈意见(RFC)和2023年4月收到的拟议规则制定预先通知(ANPRM),提出了这些规定。这些提案加强并建立在现有先例和指导的基础上,即董事根据《美国发明法》(AIA)行使自由裁量权,以决定是否就连续请愿、平行请愿、,以及涉及之前提交给办公室的相同或实质上相同的艺术或论点的请愿书。拟议规则还为自由裁量机构的论点提供了一个单独的简报程序,并调整了终止机构前和机构后诉讼的程序。

日期:

必须在2024年6月18日之前收到意见,以确保考虑。

地址:

出于政府效率的考虑,评论必须通过联邦电子规则制定门户网站提交https://www.regulations.gov.要通过门户提交评论,应在主页上输入案卷编号PTO-P-2023-0048,然后单击“搜索”。该网站将提供搜索结果,列出与该案卷相关的所有文件。评论员可以找到对此通知的引用,然后单击“Comment”图标,填写所需字段,然后输入或附加他们的评论。电子评论的附件将以Adobe®可移植文档格式(PDF)或Microsoft Word®格式接受。由于评论将供公众检查,提交人不想公开的信息,如地址或电话号码,不应包含在评论中。

访问联邦电子规则制定门户,了解有关通过门户提供评论的其他说明。如果由于无法访问计算机和/或互联网,无法以电子方式提交或访问评论,请使用以下联系信息联系美国专利商标局以获取特殊说明。

开始进一步信息

欲了解更多信息,请联系:

Michael P.Tierney,副首席行政专利法官;Amber L.Hagy,首席行政专利法官;

Jamie T.Wisz,首席行政专利法官,电话:571-272-9797。

结束进一步信息 结束前言 开始补充信息

补充信息:

背景

USPTO负责通过专利保护促进创新。美国宪法。,第一条第八节。专利制度是就业、经济繁荣和解决世界问题的催化剂。它通过鼓励公开披露想法和为发明人的专利创新提供有时限的专有权来促进创新,从而激励研发和投资,以及将研发推向市场所需的投资。当美国专利商标局发布并维护强大可靠的专利时,专利系统的工作效率最高,专利所有者和公众可以依靠这些专利进行技术转让和许可(包括交叉许可),投资创新以将其推向市场并将想法商业化,和/或执行专利权。

国会授予办公室“重审和修改早期专利授权的重大权力”,作为“提高专利质量和恢复对已发布专利的有效性推定的信心”的机制库佐速度技术公司。,有限责任公司(v)。李,《美国判例汇编》第579卷第261、272页(2016年)(引用H.R.Rep.No.112-98,pt.1,第45、48页)。国会还试图确保诉讼程序为“解决专利有效性问题提供了一种快速、廉价和可靠的替代方案”。《美国众议员报》第110-259号,第20页。同时,国会指示,“[友邦保险]所做的变更不得被用作骚扰工具,也不得通过对专利有效性的反复诉讼和行政攻击来阻止市场进入”,如“[d]这样做会破坏该节提供快速且成本效益高的诉讼替代方案的目的。”《H.R.报告》第112-98号,第48页(2011年)。

低于《美国法典》第35卷第316(a)节326(a),董事应为友邦保险程序的某些列举方面制定规定,以及《美国法典》第35卷第2(b)(2)(A)节赋予局长制定“管理办公室诉讼行为”的规定的权力。拟议的规则是为了促进这一法定权力。

友邦保险赋予董事提起符合相关法定机构标准的知识产权或职业道德审查程序的自由裁量权。《美国法典》第35卷第314(a)节和第324(a。参见,例如。,《美国法典》第35卷第314(a)节(说明“董事不得授权各方之间进行审查,除非……”);库佐,《美国联邦最高法院判例汇编》第579卷第273页(“机构拒绝申请的决定由专利局自行决定。”)。董事启动友邦保险审判的自由裁量权由以下人员告知《美国法典》第35卷第316(b)节326(b)其中要求“署长应考虑任何此类法规对经济、专利系统的完整性、办公室的有效管理以及办公室及时完成根据《专利法》提起的诉讼的能力的影响”35美国法典316326此外,《美国法典》第35卷第325(d)节规定“在决定是否提起或下令提起诉讼……时,署长可考虑是否因之前向办公室提交的相同或实质上相同的现有技术或论据而驳回请愿书或请求。”

授予董事决定是否提起友邦保险诉讼的权力和自由裁量权已委托给PTAB。《美国法典》第35卷第6(a)节,314,324;37 CFR 42.4(a)。为了促进授权的行使与董事行使其自由裁量权的方式保持一致,并在各小组之间保持一致,并为出席PTAB和公众的人员提高透明度和一致性,董事和PTAB发布了指导意见和先例决定。特别是,要考虑到《美国法典》第35卷第316(b)节326(b)考虑到经济、专利系统的完整性以及美国专利商标局提供及时且具有成本效益的授予后程序的能力,如友邦保险所述,本指南和先例决定规定了在决定是否进行友邦保险审查时需要考虑的因素,包括:(1)同一申请人在第一次申请的同时或在第一次提交的诉讼中提交初步答复之前,对同一专利提出质疑的友邦保险申请不止一份(“平行申请”);(2) 在专利所有人对第一份申请(“系列”或“后续”申请)提出初步回应后,同一申请人(或与申请人有利害关系的私人或实际当事人)对与第一份申请相同的专利的重叠权利要求提出质疑,提交更多的友邦保险申请;或(3)友邦保险申请书依赖于美国专利商标局之前处理的与被质疑专利有关的相同或基本相同的现有技术或论据(涉及以下考虑《美国法典》第35卷第325(d)节).

正在考虑的变更将修改知识产权和职业道德审查程序的实践规则,以编纂和起始打印页28695在该指导意见和先例决策的基础上,规范PTAB当前的做法,同时在PTAB各委员会之间创造更多的一致性。在提出这些修改时,局长考虑了“任何此类法规对经济的影响、专利系统的完整性、办公室的有效管理以及办公室及时完成根据《专利法》提起的诉讼的能力”35美国法典316326.局长还考虑了利益相关者的意见,包括对“专利审判和上诉委员会前机构审判自由裁量权征求意见”的回应(《联邦公报》第85卷第66502页(2020年10月20日)),并收到了对ANPRM的回复,标题为“美国发明法专利审判和上诉委员会审理程序中自由裁量制度惯例、申请字数限制和和解惯例的考虑中的变化”(《联邦公报》第88卷第24503页(2023年4月21日)。鉴于不同利益攸关方的有力、广泛反馈,以及董事会十多年来在实施友邦保险方面的经验,该办公室建议修订规则,以帮助确保公平、透明和效率。该规则制定与利益相关者对RFC和ANPRM的回应意见以及在其他情况下收到的意见一致,表达了通过规则制定进行关键政策变更并使其正式化的偏好。

该办公室目前正在就ANPRM中的一部分主题提出规则。该办公室继续考虑发布拟议规则,并提供相关机会对ANPRM提出的其他主题发表评论。

该办公室建议在规则中纳入董事会在决定是否为平行请愿和连续请愿设立知识产权或PGR时将考虑的因素,并规定董事会用于进行分析的框架《美国法典》第35卷第325(d)节在决定是否设立知识产权或职业资格审查时。这些拟议的变更加强并建立在董事行使自由裁量权以决定是否提起友邦保险诉讼的现有先例和指导的基础上。

另一项拟议的修改将提供一种程序,专利所有人可以在初步答复之前提交的单独文件中请求酌情拒绝机构,在这种情况下,各方都有机会在单独的回应简报中讨论酌情拒绝的相关因素。这一单独的简报避免了侵犯各方就案情简报的字数限制。

另外一项拟议的修改将修订终止程序的实践规则,以期解决问题,使终止程序的要求与机构前和机构后的要求相一致,要求及时向董事会提交机构前和解协议,以支持终止程序前机构。这一提议的改变也将与“关于促进美国经济竞争的行政命令”保持一致(行政命令14036,《联邦公报》第86卷第36987页(2021年7月9日)),为所有与争议案件(包括友邦保险诉讼)相关的和解协议设立存管机构,以协助联邦贸易委员会(FTC)和司法部(DOJ)确保遵守反托拉斯法。

正在考虑的变化的发展

2011年9月16日,友邦保险被制定为法律(出版物。第112-29页,125 Stat.284(2011)),并且在2012年,美国专利商标局实施了管理办公室AIA程序实践的规则,包括知识产权、PGR、涵盖的商业方法专利审查和衍生程序《美国法典》第35卷第135节,316,以及326以及AIA 18(d)(2)。请参见37 CFR第42部分; 专利审判和上诉委员会的审判规则以及专利审判和申诉委员会决定的司法审查,《联邦公报》第77卷第48612页(2012年8月14日);实施各方审查程序、批准后审查程序和涵盖商业方法专利过渡计划的变更,《联邦公报》第77卷第48680页(2012年8月14日);涵盖商业方法专利过渡计划——涵盖商业方法的专利和技术发明的定义,《联邦公报》第77卷第48734页(2012年8月14日)。此外,美国专利商标局发布了一份“专利试验实践指南”,向公众提供有关法规总体框架的建议,包括在每个新程序中采取行动的结构和时间。请参见办公室专利试验实践指南,《联邦公报》第77卷第48756页(2012年8月14日)。自那时以来,美国专利商标局已将此类诉讼中的许多决定指定为先例或信息性决定,发布了几份局长备忘录,为PTAB实施各种法定规定提供了机构指导,并发布了对“试验实践指南”的几次更新

关于自由裁量权机构的事先征求意见

2020年10月20日,USPTO发布了一份RFC,以获取利益相关者对PTAB针对具体案例的方法的反馈,PTAB可以自行决定是否启动友邦保险程序以及USPTO是否应根据这些方法颁布规则。请参见请求对专利审判和上诉委员会进行的机构审判的自由裁量权发表意见,《联邦公报》第85卷第66502页(2020年10月20日)。USPTO收到了来自广泛利益相关者的822条评论,包括个人、协会、律师事务所、公司和三名美国参议员。2021年1月,USPTO发布了一份执行摘要,其中包含了从RFC收到的利益相关者反馈。[1]

拟定规则制定的事先通知

2023年4月20日,作为RFC的后续行动,USPTO发布了一份ANPRM,以从利益相关者那里获得关于董事以及PTAB(通过授权)如何根据《美国法典》第35卷第314(a)节,324(a),以及325(d).请参见在专利审判和上诉委员会之前,美国发明法审判程序对自由裁量制度惯例、申请字数限制和和解惯例的考虑中的变化,《联邦公报》第88卷第24503页(2023年4月20日)。在ANPRM中,USPTO还征求了关于是否应为自由裁量的机构论点提供单独的简报程序的意见,和/或澄清在机构之前结算的各方必须提交与PTAB存在的任何结算协议的副本。

ANPRM的参与范围很广。在截至2023年6月20日的两个月的评论期内,不同的利益相关者提交了超过14500条评论,反映了国家对塑造专利体系未来的浓厚兴趣。这些评论对所讨论的概念提供了支持、反对和各种建议。该办公室赞赏这些深思熟虑的评论,并对其进行了彻底的审议和分析。开始打印第28696页

绝大多数评论来自个人,其观点通常倾向于相反的观点,即AIA审查是对不正当诉讼和不可获得专利的索赔的重要保护,而专利局应减少自由拒绝专利审查的依据,或者AIA审查被滥用,例如,对小发明家不利。

USPTO还收到了代表众多成员的贸易和法律协会的许多评论,其中许多协会对ANPRM中讨论的每个概念都提供了详细的逐点评论。从大型成熟公司到小型初创公司,各个公司也参与了其中。这些评论也跨越了范围,有些人支持或反对所讨论的全部或大部分概念。

提议变更的讨论

在本节中,办公室描述了对《联邦法规》第37篇第42部分。每个小节描述了一组相关的监管变更,并讨论了与拟议变更相关的利益相关者意见。该办公室就具体的拟议修改征求更多意见。

定义:第42.2节

第42.2节:增加“连续请愿”和“平行请愿”的定义如下:

“连续申请”是指(1)对同一专利的重叠权利要求提出质疑的申请,这些权利要求已经被申请人、申请人的实际利益方或申请人的知情人士提出了质疑;和(2)在(a)专利所有人对第一次申请的初步答复提交之后提交;或(b)根据§42.107(a)(2)或§42.207(a)。

讨论:关于连续请愿书的定义是否应适用于非原请愿人的各方提出的请愿书,以及各方之间的关系程度足以根据连续请愿的定义提出后续请愿书等问题,意见不一。一些评论表达了对“重要关系”定义的不确定性,如阀门公司。(v)。电子脚本产品公司。,IPR2019-00062,论文11(PTAB 2019年4月2日),并要求澄清被认为足够的关系程度。该办公室已确定,在连续请愿的背景下,在行使自由裁量权时应用真正的利益方和相对性概念,符合国会的愿望,即局长在行使自由酌处权时平衡对骚扰的担忧。此外,采用已确立的真正利害关系人和相对人的共同法律概念(见泰勒(v)。斯特格尔,553 U.S.880(2008))提供了一套案例法,PTAB和公众在评估双方之间的关系是否足够重要以证明酌情拒绝时可以借鉴。办公室注意到,尽管阀门使用“重要关系”一词来考察请愿人之间的关系,分析结果与相对性概念一致。

“平行申请”是指(1)对同一专利提出质疑和(2)由同一申请人在以下日期或之前提交的两份或多份申请:(a)专利所有人对任何申请的初步答复提交,或(b)§42.107(a)(2)或§42.10742.207(a)(2)适用于向专利所有人提交对第一次申请的初步答复(如果没有专利所有人对申请的初步回应)。

讨论:针对ANPRM,一些评论人士表示担心,ANPRM中平行请愿的定义过于严格,因为该定义侧重于对同一“专利”提出质疑的请愿,而不是对专利重叠“权利要求”提出质疑。办公室目前正在推进“同一专利”定义,而不是“重叠权利要求”定义,以便为委员会审查申请行为提供机制,以评估授予后程序是否存在任何滥用或误用,包括可能给专利权人带来不必要和不必要的负担(例如。,在没有解释的情况下,提交多份对单个专利提出质疑的请愿书,其中每个请愿书都对该专利的单个权利要求提出质疑)。这就是说,即使根据该定义,两份请愿书被认为是平行的,如果请愿书对不同的索赔提出质疑,给出了一个较大的索赔集或与不同索赔集相关的不同艺术,委员会仍然可以行使其酌情权,根据拟议的§42.108(d)和42.208(e)提起两份请请书。

一些评论人士要求进一步澄清该办公室认为并行提交的请愿书和其认为串行提交的请愿书之间的时间差异。为了更好地澄清这一问题,办公室建议将规则中的平行申请定义为在第一次诉讼中提交专利所有人初步答复的时间段内提交的申请。正如委员会《2019年综合审判实践指南》所指出的那样,这一时间安排反映了当前的做法。

关于酌情拒绝动议的简报:第42.24、42.107、42.207、42.108(c)(1)、42.208(c)⑴节

第42.24节:提供关于酌情拒绝请求的简要说明的页数限制(§§42.107和42.207中有规定,并且进一步规定专利所有人可以在未经委员会授权的情况下根据37 CFR 42.20(b)). 专利所有人酌情拒绝的请求限制在10页以内,申请人的反对也限制在10层以内,专利所有人的补充限制在5层以内。

第42.107和42.207节:修改关于初步答复的规则,规定专利所有人的初步答复不得处理酌情拒绝,除非获得委员会授权,并进一步规定,专利所有人可以在单独的酌情拒绝申请中提出和处理酌情拒绝问题,这将限于解决任何适用的自由裁量机构问题和因素。适用于自由裁量机构申请的问题和因素包括拟议的§§42.108和42.208中规定的那些问题和因素,但§§第42.108(d)条和第42.208(e)条规定了平行请愿书,以及专利所有人认为根据专利局的规则、先例或指南有权酌情拒绝请愿书的任何问题。拟议修正案还规定了以下截止日期:(1)酌情拒绝申请必须在通知发出之日后两个月内提出,该通知表明设立知识产权的申请已被授予申请日期;(2) 对请求的反对必须在酌情拒绝请求提交后一个月内提交;(3)支持请求的回复必须在提出反对意见后两周内提交。拟议修正案还规定,董事会可以裁决权提出酌情拒绝,在这种情况下,董事会将向各方提供机会,简要介绍本节规定的相关因素。然而,规则中没有任何内容阻止委员会在情况允许的情况下行使自由裁量权,并授权专利所有人在专利所有人的初步答复中纳入自由裁量拒绝问题。此外,如果案情与起始打印页28697酌情拒绝,双方可指示委员会注意请愿书和专利所有人的初步答复,以讨论这些文件中的案情。

第42.108(c)(1)和42.208(c)条(1):规定委员会关于机构的决定将考虑专利所有人在提出此类请求时酌情拒绝的请求,包括任何反对意见和答复。

讨论:该办公室发现,允许当事方按照请愿人希望委员会考虑案情的顺序提交单独的文件对其请愿书进行排序的做法有助于评估平行请愿书,同时保留当事方的字数,以关注质疑的案情。该办公室在ANRPM中征求了关于类似程序的反馈意见,以允许各方在单独的简报中处理任意拒绝。作为回应,大多数评论家倾向于单独进行简报,讨论酌情拒绝问题,指出这将在请愿书和专利所有人的答复中腾出空间,以解决案情,并允许对酌情拒绝问题进行更为详尽的讨论。该响应与USPTO从RFC收到的响应一致。

针对ANPRM,一些评论人士表示担心,允许就自由裁量拒绝进行单独的简报只会有利于请愿人,因为这将赋予请愿人自动回复专利所有人初步答复的权利。拟议的规则解决了这些问题,将申请人对专利所有人酌情拒绝申请的反对限制在该申请中提出的问题上,然后允许专利所有人有机会提交仅限于回应申请人反对意见的回复简报。

美国专利商标局还认识到,在某些情况下,即使专利所有人没有提出申请,美国专利局也应该处理酌情拒绝的问题。该办公室进一步提议修订§§42.107和42.207,以规定董事会可酌情提出拒绝sua suponte,在这种情况下,委员会将向各方提供情况介绍的机会。

终止和结算协议:《美国联邦法规》第37卷第42.72节42.74

第42.72节:鉴于和解,修订了终止程序的规定,澄清了董事会可以在设立之前或之后自行终止程序。规定当事人可以在提起诉讼之前或之后共同提出终止诉讼的动议。

第42.74节:规定在提起诉讼之前或之后提起的终止诉讼的联合动议必须附有任何书面和解协议。

讨论:自2020财年以来,友邦保险诉讼的和解率每年约为30%,而机构前和解每年超过50%。请参见https://www.uspto.gov/网站sites/default/files/documents/ptab-aia2023__roundup.pdf.为了保持一致性和可预测性,美国专利商标局建议对规则进行修改,以确保机构前结算协议与机构后结算协议一样提交给办公室。尽管《美国法典》第35卷第135(e)节,317(b),以及327(b)要求提交与已提起的友邦保险诉讼终止相关或考虑终止该诉讼的和解协议,这些法定条款并不明确管辖友邦保险的机构前和解。请参见专利审判和上诉委员会的审判规则以及专利审判和申诉委员会决定的司法审查,《联邦公报》第77卷第48612页,48625(2012年8月14日)(最终规则)(声明“《美国法典》第35卷第135(e)节317修订版,以及《美国法典》第35卷第327节将管辖委员会审判程序的和解,但不明确管辖院前和解”)。根据董事会制定授予后程序程序规则的权力,《美国法典》第35卷第316(a)(4)节326(a)(4),我们建议扩大法规要求的相同实践,以涵盖当前实践,并要求提交机构前结算协议。

此建议的规则与14036号行政命令它鼓励政府机构合作监管不公平、反竞争的行为。此外,在美国专利商标局(USPTO)拥有与争议案件(包括友邦保险诉讼)相关的所有和解协议的托管机构,将有助于联邦贸易委员会(FTC)和司法部(DOJ)确定是否违反了反托拉斯法。

自友邦保险诉讼开始以来,董事会在终止友邦保险程序之前,根据双方的联合动议,在机构前或机构后,通常统一要求提交和解协议。然而,一些请愿人已在机构前提出动议,驳回或撤回请愿,辩称不应要求他们提交双方和解协议的副本,在其中一些案件中,陪审团批准了这些动议,并终止了诉讼程序,而没有要求双方提交和解协议。例如,请参阅Samsung Elecs。有限公司。(v)。爱立信电信公司,IPR2021-00446,第7号文件(PTAB,2021年8月3日)(启动审判前驳回令)(针对一名行政专利法官(APJ)的异议,批准了请愿人驳回请愿的动议,并在不要求双方提交和解协议的情况下终止诉讼);华为技术。有限公司。(v)。Verizon专利与许可公司。,IPR2021-00616,第9号文件和IPR2021-00617,第9号文件(PTAB,2021年9月9日)(审判开始前的撤职令)(APJ小组之间的相同争议);AEP发电研究公司。(v)。中西部能源排放公司。,IPR2020-01294,论文11(PTAB 2020年12月14日)。

利益相关者针对ANPRM的回应意见在是否需要提交机构前结算协议以终止程序前机构存在分歧。一些评论支持提交机构前和解协议,以提高透明度并遏制滥用申请的可能性。办公室同意。拟议的修改明确规定,机构前结算协议必须向办事处备案,从而提供了一致性和可预测性。这种方法为美国专利商标局提供了更大的能力来监控和遏制潜在的滥用申请,并且符合14036号行政命令允许USPTO与其他政府机构合作监管不公平的反竞争行为。

一些ANPRM评论反对提交机构前结算协议的拟议要求,认为法规只要求提交机构后协议。一些人认为,各方应选择自愿提交机构前结算协议。一些评论表示关切,该办公室没有权力要求提交和解协议,以在提起诉讼之前终止诉讼。如上所述,法规要求提交与已提起的诉讼终止相关或考虑终止诉讼而签订的和解协议,且对友邦保险机构前和解保持沉默。拟议规则在董事的权限内颁布,以规定根据友邦保险规定建立和管理知识产权的法规。请参见《美国法典》第35卷第316(a)(4)节.

此外,如上所述,董事会在要求起始打印页28698在终止AIA机构前和机构后程序之前提交和解协议,依据37 CFR 42.74(b)。拟议规则确保了更大的可预测性和一致性。

一些ANPRM评论表示担心,要求提交和解协议会阻碍或使机构前和解谈判复杂化。如上文所述,拟议规则符合委员会先前的一般统一做法,即如果当事方希望在作出机构决定之前根据和解终止协议,则要求提交和解协议。考虑到可将此类文件命名为“仅董事会和各方”,因此,对于此类文件可能向非缔约方披露结算条款的任何担忧在实践中都没有得到证实

酌情拒绝的因素:《美国联邦法规》第37卷第42.108节42.208

第42.108和42.208节:修订知识产权制度的规则,以包括根据平行请愿书(§42.108(d)、42.208《美国法典》第35卷第325(d)节(§§42.108(f)、42.208(g))。

第42.108(c)(1)条和第42.208(c)条(1)款规定,酌情拒绝的因素不应被解释为限制董事会的自由裁量权,即拒绝设立机构或驳回诉讼作为制裁,或对不当行为或玩弄伎俩的证据作出回应。

第42.108(c)(2)条和第42.208(c)条(2)款规定,在就提起请愿作出决定并及时提出合并申请时,委员会不会根据§§42.108(d)和42.208(e)(平行请愿书)或§§42.108(f)和42.208(g)(涉及的请愿书《美国法典》第35卷第325(d)节)这些考虑都可以在已经制定的请愿书中找到。然而,如果专利所有人成功地确定了其他酌情拒绝的理由,委员会可以驳回合并诉讼和后来提交的请愿书的动议。

第42.108(d)条和第42.208(e)条规定,在没有充分理由证明为什么需要一份以上请愿书的门槛的情况下,委员会不会提出平行请愿书。请愿人必须在请愿书或单独的申请中提供与正当理由确定相关的信息,专利所有人可以在单独的申请书中作出回应。委员会可以考虑与正当理由认定相关的各种因素,包括:(1)请愿人对其平行请愿书的排名,按照请愿人希望委员会考虑案情的顺序,(2)对平行请愿书之间差异的解释,(3)请愿人质疑并由专利所有人主张的权利要求数量,(4)双方是否对被质疑专利的优先权日期有争议,(5)是否存在需要不同现有技术的替代权利要求结构,(6)请愿人在提交请愿书时是否缺乏信息;以及(7)案件中技术的复杂性,以及被认为与良好原因确定相关的任何其他信息。

第42.108(e)节和第42.208(f)节规定,如果委员会对同一专利的权利要求提出质疑,而该权利要求与之前提交的知识产权、PGR或CBM专利审查申请中提出的权利要求重叠,则委员会可以拒绝提起任何系列申请。委员会将考虑各种因素,以决定是否拒绝提起系列请愿书,包括:(1)在提交第一份请愿书时,请愿人是否知道或应该知道第二份请愿中主张的现有技术;(2) 在提交第二份请愿书时,请愿人是否已经收到专利所有人对第一份请愿的初步答复,或者已经收到委员会对先前请愿书的机构决定;(3) 请愿人了解第二份请愿书中主张的现有技术与提交第二份申请之间的时间长度;以及(4)请愿人是否就针对同一专利的相同权利要求提交多份请愿书之间的时间间隔提供了充分的解释。(如下所述,这些是2017年的因素(2)至(5)通用塑料先例性决定。系数(1)来自通用塑料被纳入拟议规则对“连续请愿”的定义中,拟议规则中不包括因素(6)和(7)。)

第42.108(f)节和第42.208(g)节规定,委员会可以拒绝根据《美国法典》第35卷第325(d)节如果专利局就被质疑的专利或相关专利或申请有意义地解决了之前提出的相同或实质上相同的现有技术或论据,除非申请人在专利局之前的评估中确定了重大错误。该规则为专利所有人提供了一个机会,根据《美国法典》第35卷第325(d)节请求人提出异议,专利所有人提出答复。如果第325(d)节被充分牵连,以至于基于所有不可专利性的理由提起诉讼不会促进专利局的有效管理或支持专利系统的完整性,则委员会可以拒绝该申请。

讨论

法定权力

一些评论普遍认为,自由裁量的拒绝剥夺了各党派寻求友邦保险审查的能力,从而挫败了国会的意图。一些评论认为,局长无权阻止连续或平行请愿。

国会特别授权美国专利商标局局长进行审查。《美国法典》第35卷第314节324。友邦保险章程不要求董事在任何情况下进行审查,并赋予董事即使在符合法定机构要求的情况下也不进行审查的自由裁量权。董事的自由裁量权由35美国法典316326其中要求“署长应考虑任何此类法规对经济、专利系统的完整性、办公室的有效管理以及办公室及时完成根据本章提起的诉讼的能力的影响。”35美国法典316326国会还授权局长制定与AIA实施相关的法规。请参见《美国法典》第35卷第316(a)节326(a)(说明董事应就友邦保险程序的某些列举方面制定规定)。低于《美国法典》第35卷第2(b)(2)(A)节,董事可制定“管理办公室诉讼行为”的规定因此,上述法规的语言和意图支持评估平行或连续请愿是否推进了办公室的使命和愿景,以促进创新,或AIA背后的意图,即在行使董事的自由裁量权提起诉讼时,为地区法院诉讼提供一种成本较低的替代方案。《美国法典》第35卷第316(b)节326(b)。此外,在《美国法典》第35卷第325(d)节,“董事可考虑是否因之前向办公室提交的相同或实质上相同的现有技术或论据而拒绝该请愿书或请求。”起始打印页28699

平行请愿书

关于挑战§42.2中定义的同一专利的平行请愿书的评论褒贬不一。

许多评论支持在没有正当理由的情况下拒绝平行请愿。一些支持要求出示正当理由提交平行请愿书这一概念的评论认为,这种做法符合国会根据友邦保险请愿书数量允许酌情拒绝的意图。根据这些评论,拟议规则实施了目前的做法,即要求请愿人证明为什么应允许平行请愿。该框架支持该办公室减少对专利的重复挑战的目标,并通过防止对专利提出多重挑战对专利所有人进行不当骚扰来平衡各方利益,同时允许申请人有合理的机会寻求审查。

许多评论认为,否认立功挑战是对审查的不必要限制。然而,一些评论认为,对平行请愿的限制还不够。一些人敦促加大对平行请愿的限制,声称大多数(如果不是全部)平行请愿应该被拒绝,以防止公司骚扰专利所有者。拟议的规则在拒绝所有平行请愿书和提起所有符合年机构法定阈值的平行请愿之间取得了平衡《美国法典》第35卷第314(a)节《美国法典》第35卷第324(a)节要求请愿人出示正当理由,说明为什么需要一份以上的请愿书。

一些评论声称,没有理由限制多次请愿,因为几乎没有证据表明请愿人通过提交多次请愿书滥用该制度。USPTO对平行请愿书的研究发现,从2015财年到2018财年,平行请愿约占所有挑战的15-18%。https://www.uspto.gov/网站sites/default/files/documents/executive_summary_ptab_multiple_petitions_study_fy2021-2022更新.pdf.2019财年,平行请愿约占所有挑战的20%,但在2020至2022财年,涉及平行请愿的挑战百分比稳步下降,2022财年(研究的最后一年)降至约7%。参见同上。美国专利商标局的指导影响了平行申请数量的减少(看见《综合试验实践指南》(2019年),美国专利商标局目前正在通过规则制定过程对其进行编纂和澄清。

连续请愿书

根据§42.2的定义,对拟议的自由裁量拒绝连续请愿的评论意见分歧很大,大多数评论倾向于减少或增加限制。

一些评论支持通过通用塑料在拒绝所有系列请愿书和提起所有符合法定机构门槛的系列请愿之间达成妥协的因素《美国法典》第35卷第314(a)节《美国法典》第35卷第324(a)节.英寸通用塑料公司。(v)。佳能Kabushiki Kaisha,IPR2016-013572017 WL 3917706,在*7(PTAB 2017年9月6日)(先例),PTAB提到AIA的目标是“通过使用授予后审查程序来提高专利质量和提高专利系统的效率”,但也“认识到重复攻击专利可能会滥用审查程序”2017 WL 3917706,第*7页(引用H.R.Rep.No.112-98,part 1,第48页(2011))。为帮助理事会评估“对各方间审查进程的效率和该进程对各方的基本公平性的潜在影响”通用塑料确定了一些非排他性因素,董事会在行使提起知识产权的自由裁量权时将考虑这些因素,特别是对之前在知识产权、PGR或CBM程序中受到质疑的专利提出质疑的“后续”请愿。身份证件。第*8页。这个通用塑料非排他性因素包括:(1)同一申请人之前是否针对同一专利的相同权利要求提交了请愿书;(2) 在提交第一份请愿书时,请愿人是否知道或应该知道第二份请愿中主张的现有技术;(3) 在提交第二份申请时,申请人是否已经收到专利所有人对第一份申请的初步答复(如果已提交),或收到委员会关于是否在第一份申请中进行复审的决定;(4) 请愿人了解第二份请愿书中主张的现有技术与提交第二份申请之间的时间长度;以及(5)请愿人是否就针对同一专利的相同权利要求提交多份请愿书之间的时间间隔提供了充分的解释。身份证件。第*7页。其他因素包括:(6)董事会资源有限,以及(7)要求在董事通知审查机构之日后一年内发布最终决定。身份证件。

拟议的连续请愿定义和规则通常采用通用塑料因素接近,在拒绝所有连续请愿与取消所有连续请示限制之间取得平衡。明确地,通用塑料因素(1)包含在§42.2“连续请愿”的定义中,因素(2)至(5)包含在第42.108(e)条和第42.208(f)条的拟议规则中。其他两个通用塑料鉴于利益相关方反馈各方缺乏足够的信息对董事会有限的资源和董事会在一年内发布最终决定的能力发表意见,因此未建议监管部门采纳第(6)和第(7)项因素。虽然各方不需要解决现有的因素(6)和(7),但委员会在就系列请愿问题作出决定时,仍可权衡这些因素所反映的考虑因素。

敦促对连续申请进行更多限制的评论认为,如果不是全部的话,那么大多数连续申请都应该被推定拒绝,以防止公司骚扰专利所有者或对同一专利进行反复质疑。其中一些评论对推定否认提出了有限的例外,包括要求申请人证明其不可能在更早的时候合理地发现在随后的请愿书中提出的现有技术,以及要求增加后续请愿书的负担,即通过明确和令人信服的证据证明其不具备专利权。

如前所述,建议的规则实施了当前的实践,即应用与通用塑料。该框架支持该办公室减少对专利的重复挑战的目标,并通过防止通过系列挑战对专利所有人的不当骚扰,同时允许请愿人有合理的机会寻求审查,平衡各方利益。

美国专利与商标局对同一请愿人提交的系列请愿书进行的研究发现,在该局发布通用塑料2017年末。请参见https://www.uspto.gov/网站sites/default/files/documents/executive_summary_ptab_multiple_petitions_study_fy2021-2022更新.pdf.该数据表明,在2015财年,连续请愿约占所有挑战的9.0%,在2016财年和2017财年,连续申请约占全部挑战的8%起始打印页28700挑战。发布后通用塑料2017年末,连续请愿申请开始立即下降,占2018财年申请的5.6%,2019财年和2020财年申请的约2%,2021财年申请的1.4%,2022财年申请的1.7%。此外,在2022财年的17份涉及同一请愿人连续申请的请愿书中,只有3份请愿书导致了机构设立(约18%),而2015财年99份连续申请中有42份申请导致了机构成立(约42%)。尽管数据表明,在通用塑料,美国专利商标局认为,通过规则制定过程,编纂和澄清与系列请愿挑战相关的现有做法,对公众有益。

一些利益相关者评论说,多次申请往往是专利所有人的诉讼策略的结果。该办公室认为,这些明确的因素提供了充分的手段,可以在拒绝和允许所有系列请愿书之间取得适当的平衡,因为它们使委员会能够权衡相关和适当的证据,例如,确定不适当的路线图,在这种情况下,请愿人采用诉讼策略,通过根据从专利所有人对早期请愿书的初步回应中收集的信息来定制“后续”请愿书,从而获得优势。正如董事会在通用塑料:“对同一专利和同一权利要求提出质疑的多次交错请愿增加了滥用的可能性。对后续请愿没有任何限制,将使请愿者有机会在多次请愿中战略性地展示他们的现有技术和论点,将我们的决定作为路线图,直到找到结果在批准审查时。”2017 WL 3917706,见*7。

先前呈现的艺术或论据

2020年3月24日,办公室指定为先例Advanced Bionics有限责任公司(v)。Med-El Elektromediziniche Geräte股份有限公司,IPR2019-01469,论文6(PTAB 2020年2月13日)。本先例为评估是否行使325(d)项下的自由裁量权提供了一个由两部分组成的框架。测试的第一部分涉及之前是否向办公室提交了相同或实质上相同的艺术或论点。测试的第二部分着眼于申请人是否证明了该局在对被质疑的权利要求的可专利性具有实质性影响的方面存在错误。

办公室没有任何研究评估先进仿生学公司适用325(d)的先例。然而,收到的针对ANPRM的评论普遍表示了以下观点:先进仿生学公司为公众提供了评估325(d)个问题的简化框架,即使先进仿生学公司框架不会改变大多数出现325(d)问题的案件的结果。

关于应用的具体意见《美国法典》第35卷第325(d)节以先前提交的现有技术为基础拒绝请愿,或争议存在分歧,主要是关于办公室是否应将记录在案但未经审查员应用或实质性讨论的现有技术视为“先前提交”的问题

一些评论支持一项拟议的规则,该规则将把第325(d)节规定的酌情拒绝适用限制在先前应用现有技术或在审查期间进行实质性讨论的情况下。一条评论指出,在信息披露声明(IDS)中列出了现有技术的情况下,在不更多参与审查的情况下适用酌情拒绝,将鼓励在起诉期间向办公室“倾销”参考资料。另一条评论认为,要求事先处理现有技术参考将通过提供明确的测试来减少不必要的简要介绍,从而提高效率。

第325(d)节规定,董事在决定是否提起诉讼时,应考虑之前是否向办公室提交了相同(或实质上相同)的艺术或论据。美国专利商标局同意,第325(d)节的适用应限于办公室有意义地处理现有技术或论点的情况。拟议的规则规定,如果办公室评估了艺术或论点,并在发布专利的申请记录或相关申请或专利的权利要求记录中明确表达了对艺术或论点的考虑,则视为艺术或论点得到了有意义的解决基本相同。就本节而言,如果一项申请或专利主张对共同申请的优先权,或者是被质疑专利的母申请或母专利,则该申请或专利与被质疑专利“相关”。“相关申请或专利”的定义仅适用于第42部分,不适用于讨论该术语的其他章节(例如。,37 CFR 1.77(b)(2),1.78(d)(5)).

一些评论主张在起诉期间(例如在IDS上)引用现有技术记录但审查员没有应用或实质性讨论的情况下,更广泛地适用酌情拒绝。评论表示关切的是,要求专利所有人确定专利局有意义地处理的现有技术或论据与325(d)的案文不一致。一条评论指出,专利申请人无法控制审查员选择在记录中引用哪些参考文献,并认为排除仅在IDS上引用的技术可能会阻碍遵守披露义务。另一条评论对第325(d)条只适用于办公室以前评估过的艺术和论据的总括规则表示关切。一条评论建议,如果现有技术和论据仅限于办公室处理的技术和论断,请愿人应面临更高的“实质性错误”负担。针对专利申请人无法控制审查员选择处理哪些参考文献的担忧,该规则并不阻止专利申请人提请注意具体的参考文献。

如上所述,《美国法典》第35卷第325(d)节授权局长考虑之前是否向办公室提交了相同或实质上相同的现有技术,但不要求局长这样做。在仔细考虑了这些评论之后,为了最好地支持专利系统的完整性,美国专利商标局建议限制325(d)的适用对于之前提交给办公室的相同或实质上相同的现有技术或论据被办公室有意义地处理的情况。在这种情况下,拟议规则采用了委员会目前的做法,即要求请愿人由办公室确定“重大错误”。Advanced Bionics有限责任公司(v)。Med-El Elektromediziniche Geräte股份有限公司,IPR2019-01469,论文6(PTAB 2020年2月13日)(先例)。重大错误可能包括误解或忽视先前记录中明确的具体证据,包括影响被质疑权利要求的专利性的相关现有技术的教导;证明现有技术固有特征的证据;或反驳意外结果的证据。重大错误还可能包括法律错误,包括起始打印页28701影响被质疑权利要求的可专利性的错误权利要求解释。

拟议的规则还力求实现325(d)的目的,并在有意义地处理现有技术参考文献时,适当尊重该局先前的调查结果,重点关注申请人试图以与该局先前调查结果直接相反的方式应用参考文献的情况。因此,拟议规则将“同一现有技术”定义为构成请愿书中质疑依据的参考,其中,该提法以前是由办公室有意义地处理的,而请愿书所依据的是一个事实命题的提法,该事实命题与办公室在提法以前有意义地进行处理时所作的调查结果直接矛盾。因此,如果“相同的现有技术”得到了有意义的处理,则可以根据《美国法典》第35卷第325(d)节除非请愿人证明办公室存在重大错误。

拟议规则确保了325(d)的适用具有更大的可预测性和一致性,并将325(c)的适用重点放在先前记录明确的情况下。拟议的规则进一步支持了该办公室的目标,即通过考虑该办公室以前是否有意义地处理了相同或实质上相同的挑战,减少对专利的重复挑战。建议的规则并没有减少或消除专利申请人根据《美国联邦法规》第37卷第1.56节.

有一条评论建议,如果专利所有人声称在相关申请中先前提出了相同或基本相同的现有技术,专利所有人确定权利要求与被质疑专利中的权利要求实质上相同的要求只适用于非直系祖先的相关申请。

根据拟议规则,专利所有人必须在根据《美国法典》第35卷第325(d)节该办公室有意义地处理了相同或基本相同的先前技术或论点。如果专利局之前在相关申请的记录中对该技术或论据进行了评估,则专利所有人必须确定该技术或论点之前是针对与被质疑专利中的权利要求基本相同的权利要求进行评估的。直系祖先专利中的权利要求可能与被质疑专利中的不完全相同,因此,仍有必要证明这些权利要求与被质疑的专利中针对非直系祖先的相关申请的权利要求基本相同。此外,如果索赔与相关申请中的索赔基本相同,申请人可以确定审查员在相关申请中采取的不一致立场,作为其确定重大错误责任的一部分。

合并申请的酌情拒绝考虑

拟议条例第42.208(c)(2)条规定了董事会关于以下方面分析的现行做法《美国法典》第35卷第325(d)节以及合并诉讼中的平行请愿问题。合并申请可能会提出与知识产权申请合并申请相同的酌情拒绝考虑。请参阅Facebook,Inc。(v)。Windy City Innovations有限责任公司,973 F.3d 1321,1335-38(联邦巡回法院2020)(持有《美国法典》第35卷第315(C)节禁止加入方通过其申请将新问题引入正在加入的程序)。此外,第325(d)节或合并诉讼所牵涉的平行请愿问题已经牵涉到先前提起的请愿书中。根据《美国法典》第35卷第325(d)节针对被质疑专利的起诉历史,以及之前是否向专利局提交了相同或实质上相同的现有技术或论据。根据第325(d)节,专利所有人可以在已经提起的请愿书的背景下提出论点。同样,平行请愿问题要求同一请愿人基于特定考虑提出多份请愿书,并提出正当理由(例如。,申请人质疑的权利要求数量、是否存在优先权日期争议、是否存在替代权利要求结构、专利所有人在诉讼中主张的权利要求的数量等)。在合并诉讼申请人寻求加入多个已制定的知识产权的情况下,已经制定的申请牵涉到需要证明多个知识产权审判的合理性。

因此,根据现行做法,董事会小组《美国法典》第35卷第325(d)节或针对合并诉讼申请的平行请愿问题拒绝考虑这些问题,因为决定提起之前提起的申请。为了保持与现行做法的一致性,在就提起申诉作出决定并及时提出合并动议时,董事会小组将不考虑§42.108(d)(平行申诉)或§42.108(《美国法典》第35卷第325(d)节)请求加入的请愿书已经提起,并且已经提起的请愿中有这些自由裁量权。然而,如果后来提交的请愿书牵涉到酌情拒绝的其他依据,委员会可以拒绝合并诉讼的动议。

规则制定注意事项

A.行政程序法:本规则制定提议的变更涉及机构实践和程序规则和/或解释性规则,不需要通知和建议规则制定。参见Perez(v)。莫特。银行家协会,《美国判例汇编》第575卷第92、97、101页(2015年)(解释说,解释性规则“向公众建议该机构对其管理的法规和规则的解释”,并且在发布或修订时不需要通知和评论);库珀技术公司。有限公司。(v)。杜达斯,《联邦地区法院判例汇编》第三编第536卷第1330页、第1336-37页(联邦巡回法庭2008年)(声明《美国法典》第5卷第553节,因此《美国法典》第35卷第2(b)(2)(b)节,对于“解释性规则、一般政策声明或机构组织、程序或实践规则”,不需要通知和建议规则制定;JEM广播公司。(v)。F.C.C.公司。,《联邦地区法院判例汇编》第三编第22卷第320、328页(1994年哥伦比亚特区巡回法庭)(解释说,这些规则不是立法性的,因为它们没有“剥夺根据案情陈述案情的有效机会”)。

然而,美国专利商标局正在发布这一拟议规则征求意见,以征求公众对该局拟议监管变更的意见。

B.监管灵活性法案:基于本通知中所述的原因,美国专利商标局普通法办公室监管和立法事务高级顾问已向小企业管理局倡导首席顾问证明本拟议规则制定通知(NPRM)中所述变更不会对大量小型实体产生重大经济影响。请参见《美国法典》第5卷第605(b)节.

本建议制定规则的通知中的变更明确规定了对PTAB面前的知识产权和职业道德审查程序的实践规则的修改,董事和PTAB将通过授权行使自由裁量权,根据《美国法典》第35卷第314(a)节,324(a),以及325(d)如判例决定和《审判实践指南》所述,与自由裁量权机构相关的变更在很大程度上正式化了现有的董事会实践。此外,这些变化允许各方在起始打印页28702该机构不会导致任何一方产生重大额外费用。

因此,监督厅估计,这些拟议变更产生的任何要求都不会给那些在董事会面前执业的人带来额外的负担。该办公室建议正式制定规则,在大多数情况下,实施PTAB现行做法,酌情拒绝串行和并行审查请愿书,涉及以下考虑的请愿书《美国法典》第35卷第325(d)节、关于酌情拒绝的单独简报程序,以及关于因和解而终止合同的做法。因此,任何经济影响都是最小的。

关于平行请愿书,拟议规则规定,董事会不会在没有充分理由证明为什么需要一份以上请愿书的情况下提出平行请愿,这反映了当前的做法。委员会的《综合审判实践指南》(2019年11月)已经明确指出,在大多数情况下,一份请愿书就足够了,并要求请愿人对任何平行的请愿书进行排序。针对利益相关者的评论,拟议规则阐明了可能建立良好理由的具体情况,并提高了董事会决定是否继续进行平行请愿的效率和透明度。因此,预计拟议的变更对经济的影响最小。

关于系列请愿书,拟议规则采用了美联储委员会年判例决定中规定的因素通用塑料。因此,拟议规则一般反映了当前的做法,包括基于具有约束力的先例的做法,以减少重复诉讼,预计经济影响最小。

关于涉及以下考虑的请愿书《美国法典》第35卷第325(d)节,建议的规则澄清了,仅在IDS中事先引用现有技术并不能自动满足委员会在年决定中分析框架的第一步Advanced Bionics有限责任公司(v)。Med-El Elektromediziniche Geräte股份有限公司,IPR2019-01469,论文6,第8页(PTAB 2020年2月13日)(先例)。拟议的规则解决了一个问题,该问题在过去造成了混乱,导致不必要的通报,并耗费了大量时间和精力,因为没有可信的证据表明该办公室有意义地处理了这些艺术或论点。因此,预计拟议的变更将减少各方和委员会在审查员没有有意义地阐述艺术和论点的情况下,花费资源评估审查员错误的必要性。因此,预计拟议规则将提高各方和董事会的效率,因此预计不会产生重大经济影响。

同样,关于酌情拒绝问题的单独简报的拟议规则有望提高各方和董事会的效率。双方已经简要介绍了相同的问题,并提供了将在任何现有专利所有人初步答复和任何请愿人补充的单独简报中呈现的相同信息,但今后只会以不同的格式这样做。拟议的规则将有助于突出和关注与酌情拒绝相关的关键问题。因此,拟议规则不会实质性改变现有做法,也不太可能产生任何重大经济影响。

最后,关于终止程序的实践,拟议的变更通过澄清必须向董事会提交机构前和解协议以终止程序,从而使终止机构前和机构后程序的要求保持一致,其中包括学前终止和学后终止。这一提议与已经广泛存在的做法相一致,在这种做法中,大多数要求提前终止的当事人都提供了此类协议。《美国法典》第35卷第135(e)节,317(b),以及327(b)关于和解,没有明确提及设立前的和解,但董事会在要求协议在终止前提交协议方面大体上是一致的。因此,拟议规则反映了现有做法,并消除了潜在的混淆。根据拟议的规则,各方只需提交现有文件,而不创建任何附加文件,因此,合规成本最低。

基于这些原因,建议制定规则的通知中的拟议变更不会对大量小型实体产生重大经济影响。

C、。12866号行政命令(监管规划和审查):该规则制定在以下情况下具有重要意义12866号行政命令(1993年9月30日),经修订14094号行政命令(2023年4月6日)。

D。13563号行政命令(改进监管和监管审查):办公室已遵守13563号行政命令(2011年1月18日)。具体而言,如上文所述,该办公室在可行和适用的范围内:(1)作出合理的决定,即利益证明了规则的成本是合理的;(2) 调整规则,使社会负担最小,符合监管目标;(3) 选择最大化净收益的监管方法;(4) 规定的绩效目标;(5) 确定并评估可用的替代方案;(6) 让公众参与相关学科专家、私营部门受影响的利益相关者以及整个公众之间的公开信息和观点交流,并提供规则制定摘要的在线访问;(7) 试图促进政府机构之间的协调、简化和统一,并确定旨在促进创新的目标;(8) 经过深思熟虑的方法,可以减轻负担,保持公众的灵活性和选择自由;(9)确保科技信息和过程的客观性。

E.公司。13132号行政命令(联邦制):该规则制定严格适用于联邦机构程序,不包含足以保证根据13132号行政命令(1999年8月4日)。

F、。13175号行政命令(部落咨询):这一规则制定不会:(1)对一个或多个印第安部落产生实质性的直接影响,(2)对印第安部落政府施加实质性直接合规成本,或(3)优先执行部落法。因此,根据第13175号行政命令(2000年11月6日)。

G.公司。第13211号行政命令(能量效应):该规则制定不是一项重要的能源行动第13211号行政命令因为该规则制定不太可能对能源的供应、分配或使用产生重大不利影响。因此,根据第13211号行政命令(2001年5月18日)。

H。12988号行政命令(民事司法改革):本规则制定符合适用标准,以尽量减少诉讼,消除歧义,并减少《反垄断法》第3(a)和3(b)(2)节规定的负担12988号行政命令(1996年2月5日)。

一、。行政命令13045(保护儿童):该规则制定不涉及对健康或安全的环境风险,这可能会过度影响未成年儿童行政命令13045(1997年4月21日)。

J。12630号行政命令(取得私有财产):该规则制定不会影响私有财产的占有,也不会产生其他影响起始打印页28703在下面12630号行政命令(1988年3月15日)。

K.国会审查法案:根据《国会审查法案》1996年《小企业监管执法公平法案》的规定(《美国法典》第5卷第801节 等。)在发布任何最终规则之前,美国专利商标局将向美国参议院、美国众议院和政府问责办公室总审计长提交一份包含该规则和其他必要信息的报告。本建议制定规则的通知中的变化预计不会对经济产生1亿美元或以上的年度影响;成本或价格大幅上涨;或对竞争、就业、投资、生产力、创新或美国企业在国内和出口市场与外国企业竞争的能力产生重大不利影响。因此,该规则制定不是《美国法典》第5卷第804(2)节.

L.1995年《无资金授权改革法案》:本NPRM中规定的变化不涉及联邦政府间授权,该授权将导致州、地方和部落政府在任何一年的支出总额达到或超过1亿美元(经调整),或联邦私营部门授权,该授权将导致私营部门在任何一年内支出1亿美元(经调整)或更多,且不会对小型政府产生重大或独特影响。因此,根据1995年《无资金授权改革法案》的规定,没有必要采取任何行动。请参见公元1501年2月 等。

M.1969年国家环境政策法案:该规则制定不会对环境质量产生任何影响,因此根据1969年《国家环境政策法》,该规则被明确排除在审查之外。请参见《美国法典》第42卷第4321节 等。

N.1995年国家技术转让和促进法案:1995年《国家技术转让和促进法》第12(d)节的要求(《美国法典》第15卷第272节注释)不适用,因为本规则制定不包含涉及使用技术标准的规定。

O.1995年减少文书工作法:1995年减少文书工作法案(《美国法典》第44卷第3501节 等。)要求办公室考虑文书工作和其他信息收集负担对公众的影响。本建议制定规则的通知涉及信息收集要求,这些要求须根据1995年《减少文书工作法》接受管理和预算办公室(OMB)的审查(《美国法典》第44卷第3501节 等。). 本规则制定过程中涉及的信息收集已经过OMB审查,并且之前已获得OMB批准,OMB控制编号为0651-0069。本规则制定并未向董事会增加任何额外的信息要求或各方费用。

尽管有任何其他法律规定,任何人都无需对未遵守《文书削减法案》要求的信息收集作出回应,也无需对任何人进行处罚,除非该信息收集显示了当前有效的OMB控制编号。

P.电子政务法案合规性:美国专利和商标局致力于遵守《电子政务法》,以促进互联网和其他信息技术的使用,为公民提供更多获取政府信息和服务以及其他目的的机会。

开始主题列表

中的主题列表37 CFR第42部分

  • 行政惯例和程序
  • 发明和专利
  • 律师
主题结束列表

出于序言中所述的原因,办公室提议修改37 CFR第42部分如下:

开始部件

第42部分——专利审判和上诉委员会的审判实践

端部零件 开始修正部分

1权威引用37 CFR第42部分修订如下:

端部修正件 启动授权

授权: 《美国法典》第35卷第2(b)(2)节,6,21,23,41,135,311-319,321-329;出版物。第112-129页125 Stat.284;出版物。L.112-274页,126 Stat.2456。

最终授权 开始修正部分

2修改§42.2,按字母顺序增加“平行请愿”和“连续请愿”的定义如下:

端部修正件
定义。
*****

平行请愿书指两份或两份以上的请愿书:

(1) 申请人对同一专利提出质疑;

(2) 在以下日期或之前提交:

(i) 第一位专利权人对任何请愿书的初步回应;

(ii)§42.107(a)(2)或§42.207(a)。

*****

连续请愿书是指以下请求:

(1) 对申请人、申请人的实际利益方或申请人的知情人士已经提出的同一专利的相同或重叠权利要求提出质疑;

(2) 提交时间:

(a) 专利所有人对第一次申请的初步答复;

(b) 根据§42.107(a)(2)或§42.207(a)。

*****
开始修正部分

三。修改§42.24,增加第(e)款如下:

端部修正件
请愿书、动议、反对书、答复和附加材料的字数或页数限制。
*****

(e)酌情拒绝请求。以下页数限制适用于与专利所有人酌情拒绝请求有关的简报,但不包括目录;权威目录;被承认、否认或不能承认或否认的事实清单;服务证书;或附件:

(1)专利所有人请求:10页。

(2)请愿人反对:10页。

(3)专利所有人回复:5页。

开始修正部分

4修订§42.72如下:

端部修正件
诉讼终止。

(a)董事会可终止诉讼。董事会可在适当的情况下,在提起诉讼之前或提起诉讼之后终止诉讼,包括该诉讼与另一诉讼合并的情况,或根据《美国法典》第35卷第317(a)节327(a).

(b)终止诉讼的动议。在获得董事会事先授权的情况下,各方可在提起诉讼前或提起诉讼后根据《美国法典》第35卷第317(a)节327(a)根据§42.74的要求,提交联合动议,并附上双方之间的任何书面协议或谅解,包括任何附属协议。

开始修正部分

5修订§42.74,将第(b)段修订如下:

端部修正件
结算。
*****

(b)书面协议。双方就终止诉讼或计划终止诉讼达成的任何协议或谅解均应以书面形式作出,并应在诉讼终止前向董事会提交真实副本。

*****
起始打印页28704
开始修正部分

6修订§42.107,将章节标题和(a)和(b)段修改如下:

端部修正件
对请愿书和酌情拒绝请求的初步回应。

(a)专利所有人初步答复。(1) 专利所有人可以对该申请提出初步答复。答复仅限于说明为什么不各方之间审查应根据《美国法典》第35卷第314节基于除酌情拒绝之外的其他问题,并且可以包括支持性证据。初步答复取决于§42.24中的字数。除非委员会另有授权,否则专利所有人的初步答复不得涉及自由裁量拒绝,自由裁量权拒绝只能根据§42.107(b)提出。

(2) 初步答复必须在通知发出之日后三个月内提交,该通知表明各方之间审查已被授予申请日期。专利所有人可以通过提交放弃专利所有人初步答复的选择来加快程序。

(b)酌情拒绝请求。(1) 除了对请愿书的初步答复外,专利所有人还可以提出一项请求,要求酌情拒绝该请愿书。37 CFR 42.20(b)尽管如此,提交单独的酌情拒绝请求不需要事先获得董事会授权。该请求仅限于解决任何适用的自由裁量机构问题和因素,但涉及§42.108(d)项下平行申请的问题和因素除外。适用的自由裁量机构问题包括§42.108(e)和(f)中列举的问题,以及专利所有人根据专利局规则、先例或指南认为有权自由裁量驳回申请的任何问题。如果专利所有人提出酌情拒绝请求,申请人可以仅针对请求中提出的问题提出异议,专利所有人可以仅针对异议中提出的事项提出答复。请求、反对和回复受§42.24(e)规定的页数限制。董事会还可以裁决权提出任何适用的酌情拒绝问题,在这种情况下,董事会将为各方提供简报机会。

(2) 必须在通知发出之日后两个月内提出酌情拒绝请求,通知中应说明申请各方之间审查已经确定了提交日期。对酌情拒绝请求的反对意见必须在提出酌情拒绝请求后一个月内提出。支持该请求的回复必须在提出反对意见后两周内提交。

*****
开始修正部分

7修订§42.108,修订第(c)段,增加第(d)至(f)段,内容如下:

端部修正件
机构间审查。
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(c)机构考虑。各方之间除非委员会决定,呈请书中提供的信息表明,有合理的可能性,至少有一项被质疑的索赔不可申请专利,否则不得进行审查。委员会的决定将在提交此类回复时考虑专利所有人的初步回复,包括任何证明证据。请愿人可根据§42.23和42.24(c)的规定申请许可,对初步答复进行回复。任何此类请求都必须有正当理由。

(1)考虑酌情拒绝。委员会的决定还将在提交时考虑专利所有人的酌情拒绝请求,包括任何反对意见和答复,以及申请人根据§42.108(d)提交的申请。专利所有人辩称,请愿人的不可专利性理由存在实质性缺陷,这些缺陷与根据专利法行使自由裁量权有关《美国法典》第35卷第314(a)节专利所有人可以在其请求中表明,他们将在§42.107(a)允许的初步答复中解决这些实质性弱点。§42.108中的任何内容均不得解释为限制董事会的自由裁量权,即作为制裁或董事会认为有必要的任何其他理由拒绝提起诉讼或驳回诉讼。

(2)联合请愿的自由裁量权。在就提出请愿书以及及时的合并动议作出决定时,委员会不会考虑§42.108(d)(平行请愿书)或§42.108(《美国法典》第35卷第325(d)节)申请加入的地方。然而,如果后来提交的请愿书牵涉到其他酌情拒绝的理由,委员会可以拒绝附带的合并诉讼动议。

(d)对同一专利的平行申请。如§42.2所述,董事会不会提出平行请愿书,除非有充分理由证明为什么需要一份以上的请愿书。提交平行请愿书的请愿人可以在请愿书中或在与请愿书同时提交的单独文件中提供与正当理由裁定相关的信息,但不得超过五页。37 CFR 42.20(b)尽管如此,专利所有人有权在未经委员会事先授权的情况下,在初步答复截止日期当日或之前提交一份不超过五页的单独文件,仅限于解释委员会为何不应提出多份申请。与良好原因确定相关的信息可能包括:

(1) 请愿人对其请愿书的排名,按照请愿人希望委员会考虑其请愿相对于其他平行请愿书优点的顺序;

(2) 解释请愿书之间的差异,以及为什么差异所解决的问题是实质性的;

(3) 专利所有人在地区法院诉讼中主张的被质疑专利的专利请求数量;

(4) 请愿人质疑的索赔数量;

(5) 被异议专利的优先权日是否存在争议;

(6) 是否存在基于相互排斥的理由需要不同现有技术参考的替代权利要求解释;

(7) 请愿人在提交请愿书时是否缺乏信息,例如所声称的索赔的身份;

(8) 案例中技术的复杂性;

(9) 任何其他被认为与确定良好原因有关的信息。

(e)连续请愿的制度因素。董事会可自行决定是否根据§42.2的规定,针对各方之间审查对同一专利的权利要求提出质疑的权利要求,该权利要求与之前提交的申请中被质疑的权利要求重叠各方之间审查、授予后审查或涵盖的商业方法专利审查。董事会在决定是否拒绝设立机构时将考虑以下因素:

(1) 在提交第一份请愿书时,请愿人是否知道或应该知道第二份请愿中主张的现有技术;

(2) 在提交第二份申请时,申请人是否已经收到专利所有人对第一份申请的初步答复,或者是否已经收到委员会关于起始打印页28705是否在第一次申诉中进行复审;

(3) 请愿人了解第二份请愿书中主张的现有技术与提交第二份申请之间的时间长度;

(4) 申请人是否就针对同一专利的相同权利要求提交多份申请之间的时间间隔提供了充分的解释。

(f)基于先前呈现的艺术或论据的自由裁量权。请求各方之间根据《美国法典》第35卷第325(d)节如果专利局之前对相同或实质上相同的现有技术进行了有意义的处理,或者专利局之前就被质疑的专利或相关专利或申请对相同或本质上相同的论点进行了有意思的处理,除非申请人证明专利局存在重大错误。如果请愿书中提出的部分(但不是全部)不可申请专利的理由牵涉到《美国法典》第35卷第325(d)节,如果第325(d)节被充分牵连,以至于基于所有不可专利性理由提起诉讼不会促进专利局的有效管理或支持专利系统的完整性,则委员会可以拒绝该申请。

(1)根据以下规定的自由裁量权请求拒绝机构《美国法典》第35卷第325(d)节.专利所有人可以根据《美国法典》第35卷第325(d)节根据§42.107(b)的规定。此类请求必须确定该办公室之前是否有意义地处理了相同或实质上相同的现有技术,和/或该办公室之前有意义地解决了相同或本质上相同的论点。请愿人可以根据§42.107(b)的规定提出反对意见,辩称办公室之前没有对相同或实质上相同的现有技术或论点进行有意义的处理,和/或辩称办公室存在重大错误。专利所有人可以根据§42.107(b)的规定对异议提出答复。

(2)相同的现有技术。现有技术被视为“相同的现有技术”如果构成请愿书中质疑基础的参考文献之前由办公室进行了有意义的处理,并且请愿书依赖于一个事实命题的参考文献,该事实命题与办公室之前进行有意义处理时的调查结果直接矛盾。

(3)基本上与现有技术相同。如果办公室先前有意义地处理的现有技术中的披露内容与请愿书中所依据的内容相同,则现有技术是“基本上相同的现有技术”。

(4)意味深长的艺术或论据。当专利局评估了艺术或论点,并在专利记录或发布专利的申请或权利要求基本相同的相关申请或专利的记录中阐明了对艺术或论点的考虑时,艺术或论点被视为已经得到了有意义的解决。草签的信息披露声明不符合本标准。相关申请或专利的艺术或论据只有在被质疑专利发布之前由专利局处理,才被视为有意义的论据。

(5)相关申请或专利。就本节而言,如果一项申请或专利主张对共同申请的优先权,或者是被质疑专利的母申请或母专利,则该申请或专利与被质疑专利“相关”。

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8修订§42.207,将章节标题以及(a)和(b)段修订如下:

端部修正件
对请愿书和酌情拒绝请求的初步回应。

(a)专利所有人初步答复。(1) 专利所有人可以对该申请提出初步答复。答复仅限于说明不应根据以下规定进行授予后审查的原因《美国法典》第35卷第324节基于除酌情拒绝之外的其他问题,并且可以包括支持性证据。初步答复取决于§42.24中的字数。除非委员会另有授权,否则专利所有人的初步答复不得处理只能根据本节第(b)款提出的酌情拒绝。

(2) 初步答复必须在通知发出之日后三个月内提交,该通知表明启动授予后审查的请愿书已确定提交日期。专利所有人可以通过提交放弃专利所有人初步答复的选择来加快程序。

(b)酌情拒绝请求。(1) 除了对请愿书的初步答复外,专利所有人还可以提出一项请求,要求酌情拒绝该请愿书。尽管有第42.20(b)节的规定,提交全权拒绝的单一请求不需要事先获得董事会授权。该请求仅限于解决任何适用的自由裁量机构问题和因素,而非涉及§42.208(e)项下平行请愿的问题和因素。适用的自由裁量机构问题包括§42.208(f)和(g)中列举的问题,以及专利所有人根据办公室规则、先例或指南认为有权自由裁量驳回申请的任何问题。如果专利所有人提出酌情拒绝请求,申请人可以仅针对请求中提出的问题提出异议,专利所有人可以仅针对异议中提出的事项提出答复。请求、反对和回复受§42.24(e)规定的页数限制。董事会还可以裁决权提出酌情拒绝,在这种情况下,董事会将为各方提供简报机会。

(2) 必须在通知发出之日后两个月内提出酌情拒绝申请,该通知表明启动授予后审查的请愿书已被赋予申请日期。对酌情拒绝请求的反对意见必须在提出酌情拒绝请求后一个月内提出。支持该请求的回复必须在提出反对意见后两周内提交。

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开始修正部分

9修订§42.208,修改第(c)款并增加第(e)至(g)款如下:

端部修正件
授予后审查机构。
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(c)机构考虑。除非委员会决定请愿书中提供的信息证明有合理的可能性,请愿书所质疑的至少一项索赔不可申请,否则不得进行事后审查。委员会的决定将在提交此类回复时考虑专利所有人的初步回复,包括任何证明证据。请愿人可以根据§42.23和42.24(c)的规定申请许可,对初步答复进行回复。任何此类请求都必须有正当理由。

(1)酌情拒绝的考虑。委员会的决定还将考虑专利所有人酌情拒绝的请求(如提交),包括任何反对和答复,以及申请人根据§42.208(e)提交的申请。专利所有人辩称,请愿人的不可专利性理由存在实质性缺陷,这些缺陷与根据专利法行使自由裁量权有关《美国法典》第35卷第324(a)节,的起始打印页28706专利所有人可以在其请求中表示,他们将在§42.207(a)允许的初步回应中解决这些实质性弱点。本节中的任何内容均不得解释为限制董事会拒绝提起诉讼或驳回诉讼的自由裁量权,作为制裁或董事会认为需要的任何其他理由。

(2)联合请愿的自由裁量权。在就提出请愿书以及及时的合并动议作出决定时,委员会将不考虑本节第(e)款(平行请愿书)或第(g)款规定的自由裁量权论点(《美国法典》第35卷第325(d)节)申请加入的地方。然而,如果后来提交的请愿书牵涉到其他酌情拒绝的理由,委员会可以拒绝附带的合并诉讼动议。

*****

(e)对同一专利的平行申请。如§42.2所述,董事会不会提出平行请愿书,除非有充分理由证明为什么需要一份以上的请愿书。提交平行请愿书的请愿人可以在请愿书中或在与请愿书同时提交的单独文件中提供与正当理由裁定相关的信息,但不得超过五页。尽管有第42.20(b)节的规定,但未经委员会事先授权,专利所有人有权在初步答复截止日期当日或之前提交一份不超过五页的单独文件,仅限于解释委员会为何不应提出一份以上的申请。与良好原因确定相关的信息可能包括:

(1) 请愿人对其请愿书的排名,按照请愿人希望委员会考虑其请愿相对于其他平行请愿书优点的顺序;

(2) 解释请愿书之间的差异,以及为什么差异所解决的问题是实质性的;

(3) 专利所有人在地区法院诉讼中主张的被质疑专利的专利请求数量;

(4) 请愿人质疑的索赔数量;

(5) 被异议专利的优先权日是否存在争议;

(6) 是否存在基于相互排斥的理由需要不同现有技术参考的替代权利要求解释;

(7) 请愿人在提交请愿书时是否缺乏信息,例如所声称的索赔的身份;

(8) 案例中技术的复杂性;

(9) 被认为与良好原因确定相关的任何其他信息。

(f)连续请愿的制度因素。美联储委员会可自行决定拒绝提起§42.2中定义的任何系列申请,以进行授予后复审,对与之前提交的申请中提出的权利要求重叠的同一专利的权利要求提出质疑各方之间审查、授予后审查或涵盖的商业方法专利审查。董事会在决定是否拒绝设立机构时将考虑以下因素:

(1) 在提交第一份请愿书时,请愿人是否知道或应该知道第二份请愿中主张的现有技术;

(2) 在提交第二份申请时,申请人是否已经收到专利所有人对第一份申请的初步答复,或者是否已经收到委员会关于是否在第一份申请中进行复审的决定;

(3) 请愿人了解第二份请愿书中主张的现有技术与提交第二份申请之间的时间长度;

(4) 申请人是否就针对同一专利的相同权利要求提交多份申请之间的时间间隔提供了充分的解释。

(g)基于先前呈现的艺术或论据的自由裁量权。根据以下规定,要求拨款后审查的申请可能会被驳回《美国法典》第35卷第325(d)节如果专利局之前对相同或实质上相同的现有技术进行了有意义的处理,或者专利局之前就被质疑的专利或相关专利或申请对相同或本质上相同的论点进行了有意思的处理,除非申请人证明专利局存在重大错误。如果请愿书中提出的部分(但不是全部)不可申请的理由涉及《美国法典》第35卷第325(d)节,如果第325(d)条受到足够的牵连,以所有不符合专利要求的理由提起诉讼不会促进专利局的有效管理或支持专利制度的完整性,则委员会可以驳回该申请。

(1)根据以下规定的自由裁量权请求拒绝机构《美国法典》第35卷第325(d)节.专利所有人可以根据《美国法典》第35卷第325(d)节根据§42.207(b)的规定。此类请求必须确定该办公室之前是否有意义地处理了相同或实质上相同的现有技术,和/或该办公室之前有意义地解决了相同或本质上相同的论点。请愿人可以根据§42.207(b)的规定提出反对意见,辩称办公室之前没有对相同或实质上相同的现有技术或论点进行有意义的处理,和/或辩称办公室存在重大错误。专利所有人可以根据§42.207(b)的规定对异议提出答复。

(2)相同的现有技术。现有技术被视为“相同的现有技术”如果构成请愿书中质疑基础的参考文献之前由办公室进行了有意义的处理,并且请愿书依赖于一个事实命题的参考文献,该事实命题与办公室之前进行有意义处理时的调查结果直接矛盾。

(3)基本上与现有技术相同。如果办公室先前有意义地处理的现有技术中的披露内容与请愿书中所依据的内容相同,则现有技术是“基本上相同的现有技术”。

(4)意味深长的艺术或论据。当专利局评估了技术或论据,并在专利记录或发布专利的申请或相关申请或具有实质相同权利要求的专利记录中明确表达了对技术或论断的考虑时,技术或论题被视为得到了有意义的解决。草签的信息披露声明不符合本标准。相关申请或专利的艺术或论据只有在被质疑专利发布之前由专利局处理,才被视为有意义的论据。

(5)相关申请或专利。就本节而言,如果一项申请或专利主张对共同申请的优先权,或者是被质疑专利的母申请或母专利,则该申请或专利与被质疑专利“相关”。

开始签名

日期:2024年4月15日。

凯瑟琳·维达尔,

负责知识产权的商务部副部长兼美国专利和商标局局长。

结束签名 结束补充信息

脚注

1美国专利商标局,执行摘要:《关于友邦保险诉讼自由裁量权制度的公众意见》(2021年1月),网址:https://www.uspto.gov/网站sites/default/files/documents/USPTOExecutiveSummaryofPublicViewsonDiscretionaryInstitutionanIAProceedingsJanuary2021.pdf.

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[FR文件。2024-08362提交日期:4-18-24;上午8:45]

账单代码3510-16-P