开始前言

代理：

美国商务部专利商标局。

行动：

拟定规则制定的预先通知。

总结：

美国专利和商标局（USPTO或Office）正在考虑修改专利审判和上诉委员会（PTAB或委员会）受理的各方审查（IPR）和授予后审查（PGR）程序的实施规则更好地将实践与美国专利商标局促进和保护创新和投资的使命相一致，并与《美国发明法》（AIA）背后的国会意图相一致为地区法院诉讼提供一种成本较低的替代方案，以解决某些专利性问题，同时保护专利权人免受骚扰。USPTO正在考虑颁布规则，董事会和董事会将通过授权行使董事的自由裁量权来制定知识产权和职业资格审查；提供关于酌情拒绝的单独简报程序，使各方能够解决酌情拒绝的相关问题，而不会侵占他们处理案件是非曲直的页面；为申请人提供支付更高字数限额的额外费用的能力；并澄清所有结算协议，包括机构前结算协议，均需向董事会备案。

日期：

必须在2023年6月20日之前收到意见，以确保考虑。

地址：

出于政府效率的考虑，必须通过联邦电子规则门户网站提交意见，网址为网址：www.regulations.gov.要通过门户提交评论，应在主页上输入摘要编号PTO-P-2020-0022，然后单击“搜索”。该网站将提供搜索结果，列出与该摘要相关的所有文档。评论员可以找到本文档的参考，然后单击“评论”图标，填写所需字段，并输入或附加他们的起始打印页24504评论。电子评论的附件将以Adobe®可移植文档格式（PDF）或Microsoft Word®格式接受。由于评论将供公众检查，提交人不想公开的信息，如地址或电话号码，不应包含在评论中。

访问联邦电子规则制定门户，了解有关通过门户提供评论的其他说明。如果由于无法访问计算机和/或互联网，无法以电子方式提交或访问评论，请使用以下联系信息联系美国专利商标局以获取特殊说明。

开始进一步信息

欲了解更多信息，请联系：

副首席行政专利法官迈克尔·蒂尔尼（Michael Tierney）和首席行政专利法院法官Amber Hagy，电话571-272-9797。

结束进一步信息 结束前言 开始补充信息

补充信息：

执行摘要

目的

美国专利和商标局（USPTO或Office）负责通过专利保护促进创新。美国宪法。，第一条第八节。专利制度不仅通过鼓励公开披露想法来促进技术创新，还通过为专利创新提供有限的时间和专有权，激励研发和投资，以及将研发推向市场所需的投资。专利制度是就业、经济繁荣和解决世界问题的催化剂。当美国专利商标局发布并维护稳健可靠的专利时，它的工作效率最高。专利有助于保护投资于研发的资金，并将创意推向市场。当被授予专利权的发明人和受让人能够有效地参与技术转让和许可（包括交叉许可）、获得资金将想法推向市场和/或执行其权利时，专利制度的最佳效益就实现了。当有效解决与专利有效性或侵权有关的任何争端，并采取适当措施制止违反办事处促进创新使命的滥用行为时，专利制度的运作效果最佳。国会在设计《Leahy-Smith America Invents Act》（AIA）授予后程序时认识到了这些动态，“以建立一个更高效、更精简的专利系统，从而提高专利质量并限制不必要和适得其反的诉讼成本”。H.R.Rep.No.112-98，part 1，at 40（2011），2011 U.S.C.a.N.67，69；看见美国代表第110-259号，第20页（2008年）。

在设计友邦保险时，国会授权美国专利商标局局长制定与友邦保险实施相关的法规。低于《美国法典》第35卷第316（a）节和326（a），董事应为友邦保险程序的某些列举方面制定规定《美国法典》第35卷第2（b）（2）（A）节，董事可制定“管理办公室诉讼行为”的规定35美国法典316和326董事的自由裁量权由《美国法典》第35卷第316（b）节和326（b）其中要求“署长应考虑任何此类法规对经济、专利系统的完整性、办公室的有效管理以及办公室及时完成根据《专利法》提起的诉讼的能力的影响”35美国法典316和326《美国法典》第35卷第314（a）节和第324（a。参见，例如。，《美国法典》第35卷第314（a）节（说明“董事不得授权各方之间进行审查，除非……”）；库佐速度技术公司。，有限责任公司（v）。李，《美国判例汇编》第579卷第261273页（2016年）（“机构拒绝申请的决定由专利局自行决定。”）。国会还规定，在“决定是否启动[友邦保险授予后程序]时，董事可考虑是否因之前向办公室提交的相同或基本相同的现有技术或论据而拒绝请愿书或请求。”《美国法典》第35卷第325（d）节.

正在考虑的修改将修改AIA下知识产权和PGR程序的实践规则。在提出这些修改时，局长考虑了利益相关者和公众的意见，包括对专利审判和上诉委员会之前的机构审判自由裁量权征求意见的回应(《联邦公报》第85卷第66502页（2020年10月20日））（RFC），以及“任何此类法规对经济、专利系统完整性、办公室高效管理以及办公室及时完成根据《专利法》提起的诉讼的能力的影响”35美国法典316和326.

正在考虑的变更建立在现有先例的基础上，并对董事决定是否设立知识产权或职业道德审查的自由裁量权进行了编纂。在考虑可能的变化时，重要的是要记住，正如最高法院在库佐，“诉讼的目的与地区法院诉讼的目的不完全相同。”库佐，《美国判例汇编》第579卷第279页。正如法院所述，建立知识产权审查的“一个重要国会目标”是“赋予专利局重审和修改早期专利授权的重大权力”身份证件。第272页。审查的“基本目的[]”是“重新审查早先的机构决定”；它“重新审视了早些时候对专利的行政许可。”身份证件。第279页。法院进一步指出，根据《美国专利法》，“任何第三方都可以要求该机构对专利申请发起多方审查”；“提起诉讼的当事人不必对结果有具体利害关系；事实上，他们可能缺乏宪法地位。”身份证件。第268279页。“因此，除了帮助解决各方之间与专利有关的具体争端外，各方之间的审查还有助于保护公众“确保专利垄断……保持在其合法范围内的最高利益”。”身份证件。279-280（引用精密仪器制造公司。（v）。汽车维修机械公司。，《美国判例汇编》第324卷第806816页（1945年）。

考虑中的变更规定，在满足特定要素的特定情况下（适用的例外情况不适用），董事会和董事会授权，^[1]将行使董事的自由裁量权，并拒绝设立知识产权或PGR。美国专利商标局还在考虑扩大申请人与其他实体之间的关系类型，该局在评估酌情拒绝时将考虑这些关系，以确保与友邦保险诉讼一方相关的实体在冲突、禁止反言条款和诉讼的其他方面得到充分评估。该办公室还正在考虑，在某些情况下，是否会提出“引人注目的优点”的挑战将被允许在董事会继续进行，即使该请愿书可能会被酌情拒绝（正如董事备忘录中关于2022年6月21日AIA并行地区法院诉讼后处理程序中酌情拒绝临时程序的现行做法（下文讨论））。此外，该办公室正在考虑是否颁布酌情拒绝规则，以确保某些营利实体不会以不推进该办公室促进的使命和愿景的方式使用知识产权和职业道德审查程序开始打印第24505页创新或AIA提高专利质量和限制不必要和适得其反的诉讼成本的意图。

认识到USPTO在鼓励和保护个人发明家、初创公司和资源不足的创新者的创新方面发挥的重要作用，这些人正致力于将他们的想法推向市场，该办公室正在考虑限制友邦保险授予后程序对这些实体的影响，在满足某些条件时拒绝设立机构。该办公室正在寻求有关如何保护那些直接或间接将其想法推向市场的人的意见，同时不鼓励或支持不推动创新的经济商业模式。例如，该办公室寻求关于是否要求识别在专利所有人或申请人中拥有所有权权益的任何人的意见。美国专利商标局欢迎对任何其他必要的披露要求以及董事会在行使董事自由裁量权时应如何考虑这些信息的想法。

该办公室还考虑采取其他措施，以解决专利权要求重复有效性挑战引起的担忧（可能导致冲突结果和专利所有者负担过重）。美国专利商标局正在考虑进一步修改和澄清委员会拒绝审查串行和并行请愿书的情况。至于平行请愿书，该办公室也在考虑修改规定，作为提交多份请愿书的替代方案，请愿人可以为更高的字数限制支付额外费用。

此外，该办公室正在考虑与委员会将用于进行分析的框架有关的规则《美国法典》第35卷第325（d）节其中规定，在“决定是否提起[友邦保险授予后诉讼]时，董事可考虑是否因之前向办公室提交的相同或实质上相同的现有技术或论据而驳回请愿书或请求。”

此外，美国专利商标局正在考虑一项规则，澄清如果根据任何其他标准，知识产权的设立没有被任意拒绝，那么如果存在涉及知识产权中受到质疑的索赔的未决地区法院诉讼，董事会应考虑是否拒绝设立。如果在知识产权机构作出决定时，平行的地区法院诉讼中，对被质疑权利要求的可专利性的审判尚未结束，美国专利商标局建议制定规则苹果（v）。芬蒂夫和相关指导，以及其他拟议改革。参见苹果公司。（v）。Fintiv公司。，IPR2020—00019，论文112020 WL 2126495（PTAB 2020年3月20日）（指定先例2020年5月5日）；董事备忘录《关于友邦保险并行地区法院诉讼后粒度诉讼中酌情拒绝临时程序》（2022年6月21日）（指导备忘录）。^[2]美国专利商标局正在考虑针对在地区法院或授予后程序中裁定被质疑索赔有效性的审判在知识产权机构作出决定时已经结束的情况制定单独的规则。

美国专利商标局也在考虑一个单独的简报程序，以解决根据《美国法典》第35卷第314（a）节,324（a），以及325（d）这样，关于酌情拒绝的简报就不会侵犯各方就案情简报的字数限制。

最后，美国专利商标局正在考虑通过要求向董事会提交机构前和解协议，以支持终止机构前诉讼，从而调整机构前和机构后诉讼的终止要求。

背景

考虑中变更的发展

2011年9月16日，友邦保险被制定为法律(出版物。第112-29页《美国联邦法律大全》第125卷第284页（2011年）），2012年，美国专利与商标局实施了规则，以管理美国友邦保险公司（AIA）试验的办公室试验实践，包括知识产权、职业资格审查、涵盖商业方法（CBM）和衍生程序《美国法典》第35卷第135节,316，以及326以及AIA 18（d）（2）。请参见专利审判和上诉委员会的审判规则以及专利审判和申诉委员会决定的司法审查，《联邦公报》第77卷第48612页（2012年8月14日）；实施各方审查程序、批准后审查程序和涵盖商业方法专利过渡计划的变更，《联邦公报》第77卷第48680页（2012年8月14日）；涵盖商业方法专利过渡计划——涵盖商业方法的专利和技术发明的定义，《联邦公报》第77卷第48734页（2012年8月14日）。此外，美国专利商标局还出版了《专利试验实践指南》，为公众提供有关法规总体框架的建议，包括在每个新诉讼中采取行动的结构和时间。请参见办公室专利试验实践指南，《联邦公报》第77卷第48756页（2012年8月14日）。自那时以来，美国专利商标局已将此类诉讼中的许多决定指定为先例或信息性决定，并对《试验实践指南》发布了几次更新，还发布了包括2022年6月《指导备忘录》在内的指导意见。

关于自由裁量权机构的事先征求意见

2020年10月20日，USPTO发布了一份RFC，以获取利益相关者对PTAB针对具体案例的方法的反馈，PTAB可以自行决定是否启动友邦保险程序以及USPTO是否应根据这些方法颁布规则。请参见请求对专利审判和上诉委员会前的机构审判自由裁量权发表意见，《联邦公报》第85卷第66502页（2020年10月20日）。USPTO于2021年1月发布了一份执行摘要，其中包含了从RFC收到的利益相关者反馈。^[三]USPTO收到了来自广泛利益相关者的822条评论，包括个人、协会、律师事务所、公司和三名美国参议员。鉴于对RFC的回应意见以及USPTO在友邦保险诉讼方面的进一步经验，USPTO打算通过通知和建议规则制定来进行政策变更。此类规则制定与利益相关者针对RFC以及在其他情况下提出的意见一致，表达了通过规则制定进行关键政策变更并使其正式化的偏好。

董事自由裁量权机构总则

就背景而言，董事会代表董事进行友邦保险审判。37 CFR 42.4（a）在决定是否启动友邦保险审判时，委员会至少会考虑申请人是否符合相关法定机构标准。《美国法典》第35卷第314（a）节和第324（a。参见，例如。，《美国法典》第35卷第314（a）节（说明“董事不得授权各方之间进行审查，除非……”）；库佐，《美国联邦最高法院判例汇编》第579卷第273页（“机构拒绝申请的决定由专利局自行决定。”）。此外，35起始打印页24506《美国法典》第325（d）条规定，“在决定是否提起诉讼或下令提起诉讼时，董事可以考虑是否因之前向办公室提交的相同或实质上相同的现有技术或论据而驳回请愿书或请求。”

低于《美国法典》第35卷第316（a）节和326（a），董事应为友邦保险程序的某些列举方面制定规定《美国法典》第35卷第2（b）（2）（A）节，处长可以制定“管理专利局诉讼程序的进行”的法规《美国法典》第35卷第316（b）节和326（b），要求局长“考虑[根据本节]任何此类法规对经济、专利系统的完整性、专利局的有效管理以及专利局及时完成根据本章提起的诉讼的能力的影响。”

国会设计友邦保险，通过为具有挑战性的已发布专利提供“快速且成本效益高的诉讼替代方案”，提高并确保专利质量。H.R.Rep.No.112-98，part 1，at 48（2011），2011 U.S.C.C.A.N.67，69；看见美国代表第110-259号，第20页（2008年）（解释说“授予后审查制度……将为第三方提供快速、廉价和可靠的替代方案，以解决专利有效性问题”）。在这样做的过程中，国会授予美国专利商标局“重审和修改早期专利授权的重大权力”，作为“提高专利质量和恢复对已发布专利的有效性推定的信心”的机制库佐，《美国判例汇编》第579卷第272页（引用H.R.Rep.No.112-98，part 1，at 45，48）。与此同时，国会指示，“[友邦保险]所做的变更不得被用作骚扰工具或通过对专利有效性的反复诉讼和行政攻击来阻止市场进入的手段，”和“[d]这样做会破坏该节的目的，即为诉讼提供快速、经济有效的替代方案。”《H.R.报告》第112-98号，第48页（2011年）。

考虑到《美国法典》第35卷第316（b）节和326（b）考虑到美国专利局的经济性、专利系统的完整性以及美国专利局提供及时且具有成本效益的PGR的能力，如AIA中所述，美国专利局制定了在几种不同情况下决定是否进行AIA审查时要考虑的因素，包括：（1）在专利所有人对第一次申请提出初步回应（“系列”或“后续”申请）后，由同一申请人或充分相关的当事人对同一专利权利要求提出质疑，作为第一次申请；（2） 请愿书依赖于基本上相同的现有技术，和/或援引了美国专利商标局先前针对被质疑专利提出的相同或基本上相同的论点（涉及《美国法典》第35卷第325（d）节)；（3） 同一请愿人（或与请愿人有利害关系的私人或实际当事人）在第一次提交请愿书的同时或直至第一次提交诉讼的初步答复提交之前提交了多份请愿书（“平行请愿书”）；和（4）在进行中的地区法院程序（“平行程序”）的同时提交请愿书。

如上所述，在2020年末，美国专利商标局收到了822条评论，以回应RFC对董事会先前决定中规定的某些自由裁量机构的考虑。利益相关者的评论普遍支持自由裁量机构规则制定，尽管具体意见有所不同。公众评论的实质内容将在下文中与提议的修改进行讨论。

讨论正在考虑的变更

以下是对正在考虑的修正案的讨论37 CFR第42部分.

概述

为了在可能的情况下制定明确、可预测的规则，而不是平衡降低确定性的测试，美国专利商标局正在考虑根据下文进一步讨论的特定条件和情况（和例外情况），对以下类别的申请酌情予以拒绝的变更：

1.某些营利性实体提出的申请；

（二）专利权人已经或者试图将产品推向市场的，对来源不足的专利权人专利提出质疑的申请；

3.在美国专利商标局（USPTO）之前，针对可专利性挑战在地区法院或授予后诉讼中支持专利主张的终审裁定中，对专利主张提出质疑的申请；

4.连续请愿；

5.提出先前处理过的现有技术或论据的请愿书（根据《美国法典》第35卷第325节（d） 框架）；

6.平行请愿书；和

7.对专利提出质疑的请愿书，将受到地区法院正在进行的平行诉讼。

考虑中的变更还规定了几个阈值定义，适用于一类或多类可酌情拒绝的请愿书。这些定义规定了用于确定以下内容的标准：（1）实体之间的“实质性关系”由什么构成，足以触发或避免酌情拒绝，（2）当索赔集合被视为与被质疑的索赔有“实质性重叠”时，以及（3）什么构成“引人注目的优点”足以触发任意拒绝的例外。

最后，正在考虑另外五项修改：（1）在没有特殊情况的情况下，要求请愿人提交一项规定，即他们或他们的私人或实际当事人都没有就被质疑的索赔提交之前的授予后诉讼（PGR、IPR、CBM或单方面复审）；并且，如果他们提起授予后诉讼，他们或他们的私人或实际利益方都不会在随后的授予后诉讼中对任何被质疑的索赔提出质疑（包括PGR、IPR和单方面复审）；（2） 要求请愿人提交一份单独的文件，证明多份平行请愿书的合理性；（3） 允许潜在的费用支付，以提高请愿书的字数限制，避免多次平行请愿；（4） 就酌情拒绝问题提供单独的简报；以及（5）要求在要求撤销友邦保险程序时提交所有和解文件，无论是在机构之前还是之后。

美国专利商标局欢迎公众对正在考虑的所有变更提出意见和反馈，下文将对此进行详细讨论。美国专利商标局还欢迎任何回应，以解决本文中任何提案对“经济、专利系统的完整性、办公室的高效管理以及办公室及时完成根据《专利法》提起的诉讼的能力”的影响35美国法典316和326。考虑中的一些变更被列为备选方案。USPTO感谢对提议的替代方案的相对优缺点（如有）的反馈。USPTO还就USPTO应要求的额外披露以及USPTO应该考虑的任何其他考虑事项（如果有）征求建议，这些考虑事项将有利于或反对酌情拒绝。起始打印页24507

阈值定义

实体的“实质关系”

美国专利商标局目前采用普通法中的“实际利益方”和“知情人”的表述，以确保在评估冲突和禁止反言条款的影响时考虑到与友邦保险程序中一方当事人相关的实体。请参见《综合试验实践指南》，12-18（2019年11月）。例如，在确定真正的利益方或与诉讼一方相对应的利益方时，通常会考虑基于公司结构、合同或财务利益的关系。

美国专利商标局在酌情拒绝的情况下也采取了类似的考虑因素。例如，在阀门公司。（v）。电子脚本产品公司。，IPR2019-00062、-00063、-000842019 WL 1490575（PTAB 2019年4月2日）（先例）(阀门I)在地区法院驳回该方共同被告提出的相同索赔的知识产权请求后，当一方Valve多次提出知识产权申请时，董事会拒绝了该机构。该被告的被控产品包含Valve许可的技术。阀门I，2019 WL 1490575，第4-5页。委员会认为，当不同的申请人对同一专利提出质疑时，委员会会考虑这些申请人之间的关系（如果有的话），以权衡通用塑料公司。（v）。佳能Kabushiki Kaisha，IPR2016-01357，论文19（PTAB 2017年9月6日）（先例）(通用塑料).身份证件。USPTO还解释道阀门公司。（v）。电子脚本产品公司。，IPR2019-00064、-00065、-00085、2019 WL 1965688（PTAB 2019年5月1日）(阀门II)，那是第一个通用塑料该因素适用于后来的请愿人，因为该请愿人之前曾参与已提起的知识产权诉讼，因此，被认为之前曾针对同一专利的相同权利要求提交过请愿书。阀门II，2019 WL 1965688，第4-5页。

然而，可以说，在某些情况下，适用于自由裁量拒绝背景下的当前当事人关系概念过于有限。因此，美国专利商标局正在考虑采用一种“实质性关系”测试，以评估某些实体是否与友邦保险诉讼中的一方有足够的关联，从而根据所考虑的变更中规定的标准保证酌情拒绝。实质性关系测试将被广泛解释，包括但不限于友邦保险诉讼当事人的利益相关方或私人，还包括与该当事人有重大关系的其他人，至少包括阀门I和阀门II。

美国专利商标局还正在考虑其他建议，以将实体视为与酌情拒绝的目的具有实质性关联。例如，有一项建议是将会员制组织中涉及的人员视为与该组织有实质性关系的人员，该组织在其中提交知识产权或职业资格审查。在某些情况下，实体可能会集中资源对专利提出质疑。例如，如果多个实体在地区法院诉讼中为侵权索赔进行辩护，或在质疑专利索赔的可专利性方面有相关利益，则它们可以联合起来向PTAB提出对主题专利索赔的单一质疑。如果实体与一方有默契关系，或实体本身是真正的利益相关方，且其参与诉讼符合法定条款或办公室规则，则此类活动可能会推进办公室的使命和愿景以及国会在友邦保险背后的意图，包括与禁止反言或对专利的多重质疑有关的内容。为了提高透明度，该办公室将要求一方在知识产权或PGR中提交第一份文件时披露任何此类关系，并要求各方在信息发生变化时立即提交补充声明。

正在考虑的另一项提案是，要求专利所有人和申请人披露对专利所有人或申请人有所有权权益的任何人、与专利有关的任何政府资金，任何第三方诉讼资金支持（包括专利所有人或请愿人在PTAB或地区法院的部分或全部律师费或费用的资金），以及任何一方在友邦保险诉讼或对被质疑索赔的任何平行诉讼结果中的任何利益。例如，该办公室可以要求各方披露与证券交易委员会要求类似的实益所有权权益。

索赔集之间的“实质性重叠”

如下文进一步讨论的，对于某些酌情拒绝决定，美国专利商标局将考虑索赔集（例如，那些先前裁定为无效的索赔）与被质疑的索赔之间是否存在“实质性重叠”。根据提议的修改，监督厅正在考虑一个明确、可预测的定义，在该定义中，当至少有一项被质疑的索赔与与该索赔进行比较的一组索赔“基本相同”时，该索赔组被视为与被质疑的索赔“实质上重叠”。为了进行比较，当权利要求之间的任何差异对专利性没有实质性影响时，权利要求将被视为“基本相同”。或者，该办公室愿意考虑一种更主观的测试，在这种测试中，索赔集之间的实质性重叠是根据具体情况确定的。

办公室要求对其他可能的测试发表意见，以确定索赔集何时将被视为“实质上重叠”被质疑的索赔，包括重叠程度(即。，索赔数量）将相当于“实质性重叠”，以及一项重叠索赔是否足够。

“强制优点”对自由裁量权拒绝的影响

正在考虑的修改将规定，在某些情况下，当质疑提出令人信服的案情时，即使请愿书可能会被酌情驳回，也将允许在董事会进行诉讼。如果在机构阶段向董事会提交的记录证据很可能导致一项或多项索赔无法获得绝大多数证据的专利权，则该项挑战将呈现“令人信服的优点”。参见OpenSky Indust。，有限责任公司（v）。超大规模集成电路技术有限责任公司，IPR2021-01064，第102页，第49页（PTAB 2022年10月4日）（董事决定，先例）（将强制案情描述为“明显导致一项或多项权利要求不可申请的结论”并指出，只有“如果申请人极有可能就至少一项被质疑的索赔胜诉”，才能达到这一标准）。根据这一测试，申请人有责任在机构阶段提供证据，使委员会坚信或确信申请人极有可能就至少一项被质疑的索赔胜诉。与友邦保险的意图和我们的使命一致，只有这样的高度确定性才能迫使董事会在其他考虑因素支持酌情拒绝的情况下，为了公众利益审查索赔。

令人信服的优点标准是一个高于根据《美国法典》第35卷第314（a）节，并且很可能高于不开始打印页24508根据《美国法典》第35卷第324（a）节.强制案情标准也高于适用于审判结束时专利性最终决定的证据标准的优势（可能性更大）。但是，由于在设立时可能不会援引所有相关证据，因此在设立阶段对“令人信服的优点”的确定不应被视为审判后得出最终结论的信号。参见OpenSky Indust。，IPR2021-01064，第102页，第49页。委员会将提供理由，以确定请愿书的案情是否具有说服力。此外，在对所有其他酌情拒绝问题进行评估且该请愿书是酌情拒绝的候选之前，董事会不会就“强制案情”达成任何问题。

令人信服的是非曲直测试寻求在相互竞争的担忧之间取得平衡，避免潜在的冲突结果，避免浪费的平行诉讼，保护专利所有者免受骚扰，并通过允许对被质疑的专利进行审查来加强专利制度，这些专利具有足够强大的初始优点，表明其不具有专利权。专利制度和公众可以从提出挑战中受益，通过引人注目的优点显示出不可专利性。美国专利商标局还正在考虑，在确定请愿书的是非曲直是否足以避免酌情拒绝时，强制性是非曲全标准是否是董事会在机构阶段适用的最合适标准。

该办公室还要求就专利所有人提出机构无法解决的事实问题时，强制优点标准将如何适用发表意见(例如。，提供非显而易见的次要考虑的证据）。特别是，该办公室寻求关于应适用何种假设以及机构前发现是否合适的反馈意见。该局正在考虑，在评估引人注目的优点时，该局是否应采用一种测试方法，即（1）按照对专利所有人最有利的角度来看待记录，（2）委员会将得出所有有利于专利所有人的合理推论。

最后，该办公室正在考虑是否应将令人信服的案情标准作为例外适用于下文讨论的所有自由裁量驳回的依据，如果不适用，则应适用和不应适用于哪些依据，当某些实体在授予后程序或地区法院对专利性作出最终裁决后试图对专利提出质疑时，或者当同一方或真正的利害关系方或私人提出一系列质疑时，不适用强制性案情测试。

根据《美国法典》第35卷第314（a）节,324（a），以及325（d）

在AIA中，国会制定了授予后程序，包括知识产权、职业道德和商业道德程序，^[4]通过为具有挑战性的已颁发专利提供“快速、经济高效的诉讼替代方案”，提高并确保专利质量。H.R.报告编号112-98，第1部分，第48页；另请参见美国代表第110-259号，第20页（解释说“授予后审查制度……将为第三方提供快速、廉价和可靠的替代方案，以解决专利有效性问题”）。国会授予办公室“重审和修改早期专利授权的重大权力”，作为“提高专利质量和恢复对已发布专利的有效性推定的信心”的机制库佐，《美国判例汇编》第579卷第272页（引用H.R.Rep.No.112-98，part 1，at 45，48）。考虑到这些目标，正在考虑的变化除了为董事会何时行使否决机构的自由裁量权提供明确规则外，还将澄清，办公室始终保留否决机构的酌处权，以作为对不当行为或策略的制裁或回应。

对非市场竞争对手的限制——某些营利实体提出的竞争

该办公室在回应RFC的评论中收到了反馈意见，表示担心一些请愿书是由盈利实体提交的，这些实体没有被起诉侵权，可能没有明显的理由质疑专利申请的有效性。美国专利商标局同样担心，某些营利性实体可能会使用知识产权和PGR程序，而不是为了推进该办公室的使命和愿景，以促进创新或AIA背后的意图，为地区法院诉讼提供一种成本较低的替代方案，而是为了促进其他利益。为了遏制滥用申请的可能性，美国专利商标局正在考虑进行修改，以限制营利性、非竞争性实体的机构申请，这些实体本质上寻求保护实际的利益相关方和私人不受法定禁止反言条款的影响。考虑中的变更将表明，董事会将酌情拒绝以下实体提交的任何知识产权或PGR申请：（1）营利实体；（2） 未就被质疑专利提起诉讼，或未受到侵犯被质疑专利的威胁，其方式足以引起宣告性判决；（3） 不是正在或可能被指控在被质疑专利领域使用市场上的产品或服务，或使用该方已投资用于上市的产品或劳务进行实践的实体；和（4）与不属于要素（1）-（3）范围的实体没有实质性关系。该办公室考虑将“营利性实体”定义为不符合美国国税局免税资格的实体。

美国专利商标局正在考虑定义“营利性”实体，以包括与营利性实体有利益关系或知情的任何实体。该办公室也在考虑“营利性”实体，以额外包括与营利性实体有实质关系的任何当事方。

美国专利商标局正在寻求反馈意见，如果专利所有人承诺在对营利性申请人及其客户提起诉讼之前，不起诉其客户，则是否应酌情拒绝知识产权或PGR。此外，美国专利商标局要求就是否应考虑任何其他契约或规定来决定是否行使否决机构的自由裁量权发表意见。

至于第二个要素，“尚未就被质疑的专利提起诉讼”该办公室正在考虑是否应对该要素进行进一步定义，以便委员会不会酌情拒绝那些受到侵犯被质疑专利威胁的实体提出的申请，其方式足以引起宣告性判决。或者，如果请愿人缺乏宣示性判决资格，但请愿人基于专利权人对类似公司主张专利或相关专利的先前诉讼行为，有合理的诉讼顾虑，则办公室可以考虑是否应驳回请愿。

关于第三个要素，根据本提案，董事会正在考虑以前商业化尝试的限度，以及如何定义该术语，以便将产品推向市场。办公室要求就是否和起始打印页24509当另一方的活动符合请愿人的利益时。该办公室建议使用“被质疑专利的领域”这一措辞，以避免就申请人是否实践被质疑的权利要求或专利发生争议。

关于第四个要素，美国专利商标局了解到，在某些情况下，实体可能会集中资源对专利提出质疑。例如，如果多个实体在地区法院诉讼中为侵权索赔进行辩护，或在质疑专利索赔的可专利性方面有相关利益，则它们可以联合起来向PTAB质疑主题专利索赔。只要实体是真正的利益相关方或知情方，此类活动可能会推动办公室的使命和愿景以及国会在友邦保险背后的意图，从而避免法定条款或办公室规则的影响，包括与禁止反悔和/或专利多重质疑相关的条款或规则。

美国专利商标局还正在考虑，即使申请人是满足上述四个要素的实体，该局是否应在申请人满足证明引人注目的优点的更高标准的情况下提出申请。

微型和小型实体：保护资源不足的发明人和申请人

USPTO认识到，初创企业、小企业和独立发明家的贡献对美国各种重要产业的发展至关重要。在许多情况下，它们是推动创新的引擎。该办公室还认识到，这些实体可能拥有有限的资源，这些资源必须用于研究、开发和制造等关键活动。

这种有限的资源可能会影响赠款后审查的公平性。例如，响应RFC的一些利益相关者表示担心，资源不足的发明人无法承担在授予后审查中维护专利所涉及的成本。一些倡导小企业和个人发明人的利益攸关方敦促办公室考虑专利所有人的财政资源，以及限制对资源不足实体拥有的专利的审查，这些实体缺乏资金来捍卫对其专利的挑战，但他们寻求自己或通过被许可方将其发明推向市场。

由于为初创企业、小企业和独立发明人提供支持是美国专利商标局的主要优先事项之一，该局建议通过在满足某些其他条件时酌情拒绝知识产权或专利保护申请来限制友邦保险授予后程序对这些专利所有者的影响。

具体而言，在一项提案中，如果没有令人信服的优点，专利所有人的地位将导致机构拒绝：（1）专利所有人在发布被质疑的专利时声称拥有微型实体或小型实体的地位，并在有机会时及时请求酌情拒绝；（2） 在提交申请前的日历年内，专利所有人的总收入不超过以下微观实体总收入水平的八倍37 CFR 1.29（a）（3）; 和(3)在提交申请时，专利所有人（或成为被许可人后开始实施专利的专利的被许可人）正在将被质疑的权利要求的主题商业化。

根据这项建议，为了考虑到专利发布和申请之间的增长，正在考虑的变更将适用于在专利发布时是微型或小型实体但在申请时资源不足（根据总收入要求定义）的实体。减少实践和商业化要求旨在鼓励创建新业务和市场竞争。

美国专利商标局欢迎任何其他为初创企业、小企业和独立发明人提供保护的提案，并认识到不仅仅是那些资源有限的人有利于我们的经济。与此同时，该办公室希望解决对虚假诉讼和滥用做法的相互矛盾的关切。由于商业模式种类繁多，很难画出广泛适用的亮点。该办公室欢迎有关保护初创企业、小企业和独立发明人的提议，这些提议的规则的其余部分无法提供足够的保护，而不仅仅是那些资源不足的人。例如，该办公室正在考虑将微型实体总收入水平乘以8倍的乘数或其他乘数是否合适，以帮助该办公室确保其惠及资源不足的个人发明家和初创企业（而不是由两者都不是的实体资助或以其他方式支持的发明家或初创企业）。该办公室还正在考虑其他可能的方法，包括是否应在申请时要求一个有限资源实体来满足以下微型或小型实体的规定《美国联邦法规》第37卷第1.27节和1.29办公室欢迎就办公室应如何定义“资源不足”以及办公室是否应包括收入以外的其他标准发表意见。例如，如果在提交请愿书时，请愿人是一个不超过规定总收入水平的小型或微型实体，并且被指控在美国制造、使用、销售或提议销售，则办公室可以认为请愿人资源不足，或将被质疑索赔的标的物进口到美国。被告请愿人是指根据以下规定作出宣告性判决的请愿人《美国法典》第28卷第2201（a）节.参见MedImmune公司。（v）。Genentech公司。，《美国判例汇编》第549卷第118页（2007年）。

为了防止政府所有或资助的实体利用本节试图隔离其专利和/或避免滥用，对于任何有利于资源有限的专利所有者的措施，考虑因素可能包括确定小型或微型实体是否有政府资助。该办公室还可以考虑提供第三方诉讼资金支持，包括为专利所有人在PTAB或地区法院的部分或全部律师费或费用提供资金。委员会还可以考虑与专利所有人拥有所有权权益的任何人的资源，以及与友邦保险诉讼或对被质疑索赔的任何平行诉讼的结果有任何利害关系的任何人。例如，基于有限资源请求拒绝机构的小型或微型实体可能被要求披露任何第三方资助者的身份，包括美国或外国政府资助；简要描述第三方出资人的财务利益；并说明在PTAB之前进行结算或持有任何头寸是否需要投资者的批准。PTAB还可以调查所有所有者权益，以确保该过程不会被滥用。除了确定实体是否确实资源不足之外，不会以任何方式使用此信息。

办事处正在考虑的其他选择包括在某些情况下不考虑被许可人的活动。办事处欢迎就是否应排除某些许可活动发表意见，同时牢记美国专利商标局希望鼓励直接或通过技术转让、许可或交叉许可活动将想法推向市场。

此外，办公室正在考虑如何进行自由裁量开始打印第24510页在请愿人资源不足的情况下予以否认。该办公室欢迎就在分析酌情拒绝时是否应考虑请愿人的资源状况发表意见。

维持有效性的先前裁决

一些利益相关者在回应RFC时的评论强调，如果地区法院在平行的知识产权诉讼中做出最终决定之前就专利权主张的可专利性做出决定，那么知识产权的利益（一种成本更低、速度更快、效率更高的诉讼替代方案）不太可能实现。根据这些利益相关者的说法，这一点在专利权利要求在提交对该权利要求提出质疑的请愿书之前已经受到支持该权利要求有效性的裁决的情况下更为突出。

考虑中的变更将规定，地区法院或办公室在友邦保险授予后程序中支持实质上与被质疑索赔重叠的索赔有效性的事先最终裁决将导致酌情拒绝，除非申请人有资格在地区法院对权利要求的有效性提出质疑，或打算在被质疑的权利要求的发明领域实现产品或服务的商业化，不是真正的利益相关方，也不是之前对一项或多项被质疑索赔提出质疑的一方的知情方（除非之前的任何质疑因与请愿书实质无关的原因而得到解决，例如。，被酌情拒绝或未根据案情评估的授予后程序）；并满足令人信服的优点的更大负担。

为明确起见，正在考虑的修改还将添加“最终裁决”的定义，作为地区法院对案情的决定，该决定在以下含义中是最终的《美国法典》第28卷第1295（a）（1）节这意味着只有地区法院对无效性质疑的事前裁决是根据案情作出的，并且是最终可上诉判决的一部分，才属于正在考虑的变更范围。同样，该办公室的最终裁决将是该办公室可上诉的最终决定。在进行引人注目的案情分析之前，委员会应首先确定申请人是否符合前三个标准——身份、商业化意图和利益相关方/真实方。

这些考虑不会取代对连续请愿书的其他限制或其他酌情拒绝机制，或芬蒂夫此外，如果存在正在进行的并行程序，但为酌情拒绝提供了额外的独立依据，则进行分析。

办公室还正在考虑是否将该提案扩展到包括通过除专利所有人或专利所有人的真正利益方或知情方以外的第三方请求的单方面复审对有效性的事先裁定。

连续请愿书

当提交额外的请愿书对第一份请愿书中至少一项先前被质疑的索赔提出质疑时，会发生连续请愿：（1）在对相同索赔提出质疑的第一份请请书中提交初步答复后；或（2）如果没有对第一份请愿书提交初步答复，则在根据37 CFR 42.107（b）或其他命令。^[5]在回应RFC时，一些利益相关者表示担心，通过知识产权程序对同一专利的重复攻击会使该专利贬值。该办公室正在考虑修改规则，以解决连续请愿问题。

在通用塑料公司。（v）。佳能Kabushiki Kaisha，IPR2016-01357，2017 WL 3917706，第*7页（PTAB 2017年9月6日）（先例），董事会提到了友邦保险的目标，但也“认识到重复攻击专利可能滥用审查过程”。帮助董事会评估“对各方之间审查过程以及该过程对各方的根本公平性，”通用塑料确定了一些非决定性因素，董事会在行使设立知识产权的自由裁量权时将考虑这些因素，特别是针对“后续”请愿，对之前在知识产权、PGR或CBM诉讼中被质疑的同一专利提出质疑。身份证件。第*8页。这个通用塑料非排他性因素包括：（1）同一申请人之前是否针对同一专利的相同权利要求提交了请愿书；（2） 在提交第一份请愿书时，请愿人是否知道或应该知道第二份请愿中主张的现有技术；（3） 在提交第二份申请时，申请人是否已经收到专利所有人对第一份申请的初步答复（如果已提交），或收到委员会关于是否在第一份申请中进行复审的决定；（4） 请愿人了解第二份请愿书中主张的现有技术与提交第二份申请之间的时间长度；以及（5）请愿人是否就针对同一专利的相同权利要求提交多份请愿书之间的时间间隔提供了充分的解释。身份证件。第*7页。其他因素包括（6）董事会资源有限；以及（7）要求在署长通知复审之日后1年内发布最终裁定。身份证件。

自通用塑料，办公室解释说通用塑料因素不限于同一请愿人提交多份请愿书的情况。例如，在阀门I，当一方在其共同被告提出的相同索赔的知识产权请求被拒绝后，提交了一系列知识产权申请时，董事会拒绝了该机构。阀I，2019 WL 1490575，第4-5页。委员会认为，当不同的申请人对同一专利提出质疑时，委员会在权衡专利申请时会考虑这些申请人之间的关系（如有）通用塑料因素。身份证件。办公室还解释说阀门II，第一个通用塑料该因素适用于后来的请愿人，因为该请愿人之前曾参与已提起的知识产权诉讼，因此，被认为之前曾针对同一专利的相同权利要求提交过请愿书。阀门II，2019 WL 1965688，第4-5页。连续请愿场景中请愿人之间的关系取决于具体情况。此外，“通用塑料因素1必须与因素2和3一起阅读。”代码200（v）。Bright Data有限公司。，IPR2022-00861，论文18，第5页（PTAB 2022年8月23日）（董事决定，先例）。“如果第一次根据因素1提交的请愿书被酌情驳回或未根据案情进行评估，则只有在因素3下存在“路线图”问题或因素2下存在其他问题时，因素1-3才有利于酌情驳回。”身份证件。

美国专利商标局正在考虑用以下测试取代因子1-7，该测试纳入了美国专利商标署关于因子1的判例法。根据该提案，董事会将酌情拒绝接受两种例外情况——任何系列知识产权或PGR申请⁶（至少有一个起始打印页24511与之前提交的知识产权、公共产品保护或缅甸中央银行申请中的被质疑索赔相同的被质疑的索赔，由以下其中一方提交：同一请愿人、与该请愿人有利益关系或知情关系的真实一方、与该申请人有重大关系的一方（如阀门I ⁷)或之前加入该申请人提交的已设立知识产权或PGR的一方（如阀门I ⁸). 两个例外是，在以下情况下，委员会不会酌情拒绝此类申请：（1）之前的申请因与申请实质无关的原因而得到解决(例如。，被酌情拒绝或未根据案情进行评估）；或（2）显示特殊情况。例如，例外情况可能包括（a）专利权人改变权利要求范围的情况，例如通过修改或建议的权利要求解释；（b） 在提交第一份请愿书时，请愿人合理地不可能知道或发现连续请愿书中主张的现有技术的情况；或（c）申请人提出新的法定质疑的情况(《美国法典》第35卷第101节,112（或102/103），并有正当理由解释为什么他们没有在先前的请愿书中提出法定质疑。

这种处理连续请愿的方法可以简化分析此类请愿的过程，并就是否会提起后续请愿向各方提供更大的明确性和确定性。监督厅要求就这一做法发表意见，包括它应如何界定“例外情况”，是否应使用“至少一项重叠索赔”测试，或是否应使用索赔的“实质性重叠”测试。

该办公室还正在考虑是否适用实质性关系测试，而不是限制对同一请愿人、与该请愿人有利害关系或知情关系的真实一方、与该申请人有重大关系的一方提交的连续请愿书的酌情拒绝，如阀门I，或之前加入由该申请人提交的已提起的知识产权或PGR的一方，如阀门二。办公室还欢迎关于办公室是否应酌情拒绝任何系列请愿书的想法，无论与第一位请愿人的关系如何，除非请愿书符合强制性的是非曲直测试。监督厅还欢迎就监督厅应如何界定例外情况发表意见。

《美国法典》第35卷第325节（d） 框架

低于《美国法典》第35卷第325（d）节在“决定是否启动[友邦保险授予后程序]时，董事^[6]可考虑是否因之前向办公室提交的相同或实质上相同的现有技术或论据而拒绝请愿书或请求。”

在评估是否行使自由裁量权时《美国法典》第35卷第325（d）节，董事会采用先例中规定的两部分框架先进仿生学公司决定，包括：（1）确定之前是否向办公室提交了相同或实质上相同的艺术，或者之前是否向办公厅提交了相同的或实质上一样的论点；以及（2）如果框架第一部分的任一条件得到满足，则确定申请人是否证明了专利局的错误对被质疑的权利要求的可专利性具有实质性影响。Advanced Bionics有限责任公司（v）。Med-El Elektromediziniche Geräte股份有限公司，IPR2019-01469，第6页第8页（PTAB，2020年2月13日）（先例）。

在应用两部分框架时，董事会还考虑了先例中规定的几个非决定性因素迪金森·贝顿决定，包括（a）所声称的技术与审查过程中涉及的现有技术之间的相似性和实质性差异；（b） 所声称的技术和在检查期间评估的现有技术的累积性质；（c） 在审查期间对所声称的技术进行评估的程度，包括现有技术是否是拒绝的基础；（d） 审查期间提出的论点与申请人依赖现有技术或专利所有人区别现有技术的方式之间的重叠程度；（e） 申请人是否充分指出了审查员在评估所主张的现有技术时的错误；（f）在何种程度上，请愿书中提出的额外证据和事实需要重新考虑现有技术或论点。Becton，Dickinson&Co.公司。（v）。B.Braun Melsungen股份公司，IPR2017-01586，论文8第17-18页（PTAB 2017年12月15日）（第III.C.5节第一段的先例）。

系数（a）、（b）和（d）迪金森·贝顿与请愿书中提出的艺术或论点是否与之前提交给办公室的相同或基本相同有关。先进仿生学，第6页，第10页。因素（c）、（e）和（f）“与请愿人在事先审议该艺术或论点时是否证明了办公室的重大错误有关”。身份证件。低于先进仿生学，只有在之前向美国专利商标局提交了相同或实质上相同的艺术或论据的情况下，该局才会考虑申请人是否证明了该局的重大错误。身份证件。

尽管《美国法典》第35卷第325（d）节并非RFC的具体重点，针对有关董事会使用自由裁量权的一般性问题，一些利益相关者建议办公室颁布规则，评估是否继续AIA审查，以考虑到《美国法典》第35卷第325（d）节基于先进仿生学公司和迪金森·贝顿。^[7]为了提高一致性、清晰度和效率，美国专利商标局建议颁布规则，以指导委员会如何根据《美国法典》第35卷第325（d）节虽然考虑的变化反映了许多基本原则先进仿生学公司和贝顿、狄金森、，该办公室打算进一步澄清《美国法典》第35卷第325（d）节以取代在这些情况下提供的指导，从而实现AIA的意图，即提高专利的稳健性和可靠性，同时适当尊重美国专利商标局先前就艺术或论点作出的决定。

USPTO正在考虑限制《美国法典》第35卷第325（d）节办公室以前处理现有技术或论据的情况。如果办公室对艺术或论点进行了评估，并在记录中明确阐述了对艺术或论据的考虑，则艺术或论点将被视为已经得到解决。例如，对于被视为“先前处理过”的艺术，权利要求必须在记录中与该艺术区分开来，其中该艺术是拒绝的基础，拒绝被撤回或通过修改被克服，在允许通知中被区分，或在审查员面谈中被讨论。在被质疑专利的起诉过程中，仅在信息披露声明（无论是否由审查员核实）、引用通知书（PTO-892）或搜索结果中引用引用，都不足以被视为“先前已解决”《美国法典》第35卷第325（d）节要求艺术起始打印页24512通过提供明确的测试，减少不必要的简报，提前解决问题可以提高效率，降低各方和董事会的诉讼成本。

办公室试图澄清《美国法典》第35卷第325（d）节适用于之前在与以下内容相关的诉讼中提出的技术或论点：（1）被质疑的专利；或（2）被质疑专利的任何母申请或其他家族成员申请，但前提是母申请或其他家族成员申请的权利要求包含或包含与被质疑权利要求中所争论的限制基本相同的限制。如果专利所有人根据《美国法典》第35卷第325（d）节根据相关申请中提出的技术或论据，专利所有人应确定相关申请和被质疑专利的权利要求如何实质上相同。例如，专利所有人可以证明，被质疑的权利要求相对于母公司的权利要求收到了明显的双重专利拒绝，并提交了最终免责声明以克服该拒绝。

在当前的提案中，《美国法典》第35卷第325（d）节将适用于相关申请中的技术或论据（如果权利要求实质上相同），但不适用于任何非相关申请中所述的技术或论点。然而，该办公室正在征求关于限制应用《美国法典》第35卷第325（d）节适用于之前在诉讼中仅涉及被质疑专利（而不涉及任何父专利或相关申请，包括子专利申请）的技术或论据，或者，扩展《美国法典》第35卷第325（d）节在被质疑专利发布之前提交给办公室的非相关申请。

此外，根据该提案，只有在先前处理的现有技术中的公开内容包含了请愿书中所依赖的相同教学内容，并且该教学内容由办公室处理的情况下，现有技术才会被视为“基本相同”，无论是知识产权中的专利或印刷出版物，还是PGR中可用的其他类型的现有技术。例如，美国专利合作条约（PCT）申请的国家阶段申请《美国法典》第35卷第371节如果其具有与PCT申请中之前所述相同的公开内容，则可被视为与PCT应用“基本相同”的技术。类似地，如果两个非专利参考文献以与被质疑的权利要求相同的方式教授相同的权利要求限制，则可以认为它们“基本相同”。

办公室还试图澄清《美国法典》第35卷第325（d）节将适用于之前处理过技术或论点的任何诉讼，包括起诉、重新发布、单方面复审、各方间复审和友邦保险授予后诉讼，以及涉及被质疑专利或相关专利或申请的上诉。

正在审议的提案规定，如果专利所有人有责任证明专利局之前处理过相同或实质上相同的技术或论点，那么委员会将不会进行审判，除非申请人证明专利局存在重大错误。实质性错误的例子可能包括误解或忽视相关现有技术的具体教义，这些教义会影响被质疑权利要求的专利性，包括证明现有技术固有特征的实验证据或反驳意外结果的显示。另一个例子可能包括法律错误，例如误解了权利要求条款，其解释影响了被质疑权利要求的可专利性。如果理智的人对所谓的艺术或论据的处理方式持不同意见，则不视为重大错误。

平行请愿书

关于同一申请人或与另一申请人有实质关系的申请人针对同一专利提出的平行申请，考虑中的变更将规定，在决定是否设立知识产权或PGR时，除非请愿人就为什么需要平行请愿提出正当理由，否则委员会不会提出平行请愿。

根据美国专利商标局管理友邦保险的经验，该局认为，不太可能出现申请人就特定专利提交三份或更多申请的情况。例如，该办公室观察到，2021财年，1136项被质疑的专利中有1087项（96%）仅受到一到两次申请，而1136项受质疑专利中有49项（4%）受到三次或多次申请。另请参见友邦保险诉讼中的多份请愿书分析（2020年12月更新），www.uspto.gov/sites/default/files/documents/multiple_ petition__mta_ study_.pdf（注意到，在2020财年，友邦保险15%的挑战（938项中的145项）是平行请愿，其中只有30%（43项）成功）。此外，在同一时间或大约同一时间针对同一专利提交的两份或两份以上的请愿书可能会给专利所有人带来巨大而不必要的负担，并可能引发公平、时间和效率方面的问题。请参见《美国法典》第35卷第316（b）节,326（b）.

然而，检察官办公室认识到，在某些情况下可能需要不止一份请愿书，例如，当对优先权日期或两种不同的权利要求解释存在争议时，需要根据多种现有技术参考或相互排斥的不可专利性理论进行论证。请参见《综合试验实践指南》，59（2019年11月）。在这种情况下，将替代理论分为不同的请愿书的一个潜在结果是，这将使专利权人和请愿人受益，这将允许委员会拒绝使用无立功理论的请愿，例如提起的友邦保险审判以及向联邦巡回法院和最高法院提出的相关上诉，如果有的话，将只关注有价值的理论，从而消除友邦保险对被驳回理论的审判和上诉的成本和负担。如果所有理论都只在一份请愿书中提出，委员会将被要求要么基于请愿书提出的所有理由，要么完全拒绝请愿书。SAS协会。（v）。伊恩库，138 S.Ct.13481359-60（2018年）；PGS地球物理公司（v）。伊恩库，《联邦判例汇编》第三编第891卷第1354页、第1359-62页（联邦巡回法院，2018年）；阿迪达斯（v）。耐克公司。，《联邦上诉法院判例汇编》第三编第894卷第1256、1258页（2018年联邦巡回法庭）。

在回应RFC时，许多利益相关者支持规则制定，以提供额外的明确性和可预测性，规定局长将考虑提出平行请愿的具体情况，包括2019年《综合审判实践指南》中规定的考虑因素，替代性权利要求结构、在相关诉讼中主张的大量权利要求、技术的复杂性、权利要求中的众多限制、大量不同的权利要求实施例以及每个被质疑权利要求的大量理由。一些利益攸关方建议，鉴于该办公室的限制性字数限制，需要额外的平行请愿书，并建议要求请愿人单独证明任何第二次或后续平行请愿的合理性。

此外，一些利益攸关方鼓励该办公室区分平行竞争情况和连续竞争情况，以促进一致性起始打印页24513治疗。一些利益相关者建议将平行申请定义为在就同一专利的早期申请提交初步答复之前提交的两个或多个申请。

此外，一些利益攸关方主张，关于限制性字数限制，办公室应允许请愿人为较高的字数限制支付额外费用，或对字数限制设定正当理由例外。一些利益相关者还建议将请愿书和初步答复中涉及酌情拒绝问题的部分排除在字数限制之外。

美国专利商标局（USPTO）正在考虑进行修改，规定申请人可以为更高的字数限制支付额外费用，而不是提交多份申请。特别是，该办公室可以允许收取额外费用(例如。，额外50%或100%），更高的字数限制(例如。，额外50%或100%）。如果请愿人支付了较高字数限额的请愿费(例如。，另外50%），专利所有人的初步答复、专利所有人答复、对专利所有人回应的答复和附加可能会按比例提出更高的字数限制(例如。，额外50%），任何一方均不收取额外费用。根据这一变更，请愿人可以有效地提交两份请愿书，作为一份长度等于两份当前请愿书的长请愿书。提交一份以上具有较高字数限制的请愿书(即。，然而，不允许同一申请人对同一专利提出质疑。

该办公室还正在考虑另一种选择，即在决定是否设立知识产权保护或职业保护审查时，委员会不会提出平行申请，除非申请人就为什么需要平行申请提出了正当理由。协助委员会决定是否有多份请愿书(即。，平行请愿书）是必要的(例如。，无论是否存在正当理由），提交两份或多份对同一专利提出质疑的请愿人将在与请愿书一起提交的一份单独的五页文件中确定：（1）请愿书的排名，按照其希望委员会考虑案情的顺序，如果委员会行使其自由裁量权提出任何请愿；以及（2）简要解释请愿书之间的差异，为什么请愿书中的差异所涉及的问题是实质性的，以及为什么委员会在确定一份请愿书满足请愿人在《美国法典》第35卷第314（a）节或324（a）。专利所有人可以在提交每个初步答复的单独五页纸中对排名作出答复。

该办公室还正在考虑进行修改，以便委员会在评估请愿人的正当理由时考虑以下因素：（1）专利所有人是否在平行诉讼中主张了大量索赔；（2） 申请人是否对大量索赔提出质疑；（3） 关于优先权日期是否存在争议，需要根据多项现有技术参考文献进行论证；（4） 是否存在需要不同现有技术参考或相互排斥理由的替代权利要求解释；（5） 申请人在提交申请时是否缺乏足够的信息，例如。，专利所有人未对权利要求进行解释，也未就涉嫌侵权的权利要求提供具体信息；（6） 是否有大量要求保护的实施例受到质疑，例如。，组成权利要求书、权利要求书的制作方法和使用方法权利要求书；（7） 案例中技术的复杂性；以及（8）请愿书案情的强度。

还正在考虑修改规定，“平行申请”是指两个或两个以上的申请：（1）由申请人或与另一申请人有实质关系的申请人对同一专利提出质疑；和（2）在（a）两份或多份请愿书中的第一份初步答复的提交日期或之前提交，或（b）42.107（b）中规定的提交第一份请愿初步答复的截止日期，如果没有提交第一份申请的初步答复。

办公室要求反馈，如果申请人被允许购买更高的字数限制，并且被允许提交一份单独的文件来解决自由裁量拒绝问题，那么在大多数情况下，包括利益相关者针对RFC建议的情况下，一份对专利提出质疑的申请是否足够，如下文所述，保留字数的优点。该办公室还就相同的要求是否应同时适用于知识产权和知识产权征求反馈意见。此外，该办公室要求就“平行请愿书”的任何修改或替代定义提供意见，以便进一步澄清。

平行诉讼

如果在知识产权机构作出决定时，平行的地区法院诉讼中，对被质疑权利要求的可专利性的审判尚未结束，美国专利商标局建议制定规则苹果（v）。芬蒂夫和相关指导，以及其他拟议改革。

友邦保险包含若干条款，旨在最大限度地减少地区法院诉讼和办公室友邦保险诉讼之间的重叠。例如，友邦保险规定，申请人在提交请求局对同一专利进行知识产权或产品专利审查的请愿书之前，不得向地区法院提起民事诉讼，对专利权的有效性提出质疑。请参见《美国法典》第35卷第315（a）（1）节,325（a）（1）同样，在向请愿人、真正的利益相关方或请愿人的知情人士送达指控侵犯专利的投诉之日后一年以上，不得就提交的请愿提起知识产权诉讼，除非在有限的情况下，办公室正在单独重新考虑，如果请愿书附有合并请求。《美国法典》第35卷第315（b）节此外，如果申请人或真正的利益相关方在知识产权或专利保护申请成立后提起民事诉讼，质疑专利申请的有效性，则在大多数情况下，该民事诉讼将被搁置。请参见《美国法典》第35卷第315（a）（2）节,325（a）（2）。在请愿人未被法规禁止在地区法院诉讼的同时进行友邦保险诉讼的情况下，地区法院有权中止平行诉讼，以尽量减少重复工作。

相比之下，监管机构决定和最终书面决定发布的法定截止日期常常使友邦保险诉讼中止不切实际。请参见《美国法典》第35卷第314（b）节,316（a）（11）,324（c）,326（a）（11）然而，该办公室根据《美国法典》第35卷第314（a）节和324（a）在平行诉讼会导致严重效率低下或存在耍花招或骚扰的情况下，拒绝设立知识产权或职业道德审查。该办公室行使了这一自由裁量权，以减少与平行程序的重叠，特别是当平行法院程序的审判将先于该办公室的最终书面决定时。参见，例如Fintiv，2020 WL 2126495，第*2-7页（总结了专利所有人因法院审判日期更早而主张酌情拒绝专利时，专利局考虑的因素）。

如前所述，该办公室收到了822条针对RFC的评论芬蒂夫友邦保险的因素和其他方面起始打印页24514诉讼程序。利益相关者对RFC的回应通常支持自由裁量权拒绝方面的规则制定，尽管具体意见有所不同。一般来说芬蒂夫approach认为，应该要求申请人选择一个地点，以避免专利所有人，特别是独立发明人和小企业，在同一时间参与两个处理相同问题的诉讼的费用。他们还认为，允许多项挑战破坏了专利制度的稳定，违反了国会将友邦保险诉讼作为地区法院诉讼的替代方案的意图。这些支持者支持在地区法院提起诉讼，因为地区法院使用更高的举证责任，包括专利有效性的推定，并提供陪审团的参与。

相反，那些反对芬蒂夫该方法认为芬蒂夫通过鼓励在法官可以更快安排审判的地点提起诉讼，激励地区法院选购论坛，即使这些审判日期可能不合适。他们还认为芬蒂夫违反了明确的法定时限，即申请人在收到指控侵权的投诉后，可以在一年内提出申诉。芬蒂夫反对者进一步辩称，该办公室不应行使自由裁量权，拒绝及时提交立功请愿书。他们赞成在PTAB前解决专利性争议，并指出，这是一个成本较低、拥有受过法律和技术培训的法官的专家论坛，举证责任较低。

2022年6月21日，在办公室考虑酌情拒绝的规则制定时，局长发布了指导备忘录，其中包含“若干澄清……对PTAB当前的申请芬蒂夫有平行诉讼的自由裁量机构。”如指导备忘录所述，董事会目前的做法是不拒绝根据芬蒂夫：（1） 当请愿书提出不可申请专利的令人信服的理由时；（2） 当根据芬蒂夫基于国际贸易委员会（ITC）的平行程序；或（3）当请愿人规定不在平行地区法院诉讼中寻求与请愿书中相同的理由或请愿书可能合理提出的任何理由时。此外，当董事会提出申请时芬蒂夫第二个因素是关于地区法院审判日期的临近程度，如果根据审判时间中位数数据预测的地区法院审判日与委员会最终书面决定的预计法定截止日期大约在同一时间或之后，委员会目前会权衡这一因素与行使否决机构的自由裁量权。

即使董事会没有根据芬蒂夫，它保留因其他原因拒绝该机构的自由裁量权《美国法典》第35卷第314（a）节,324（a），以及325（d）例如，《指导备忘录》明确规定，如果存在其他相关情况，如申请人滥用法律程序，董事会可以拒绝设立机构。该办公室考虑到，董事会将保留在这种情况下拒绝设立机构的权力。

平行诉讼——无法拒绝

（1） 并行PGR和地区法院诉讼

国会表示，鉴于这些诉讼程序能够在专利有效期的早期探索更多的可专利性问题，因此对PGR的价值予以重视。更具体地说，与知识产权不同，PGR只能在专利授予后的九个月内提交。《美国法典》第35卷第321（C）节这一提交PGR的短期窗口反映了国会希望创建“一个新的早期程序，以挑战专利有效性”。H.R.Rep.No.112-98，part 1，48。国会通过规定提交专利申请的严格时限，试图确保“在专利生命早期，在其扰乱整个行业或导致昂贵的诉讼之前”对专利进行审查。157 Cong.Rec.S1326（2011年3月7日每日编辑）（Sen.Sessions的声明）。国会还寻求通过允许请愿人根据《专利法》第282（b）条提出与无效性相关的任何理由来激励PGR的提交，与知识产权相比，其中，申请人只能根据第102条或第103条规定的理由提出质疑，并且只能根据由专利或印刷出版物组成的现有技术提出质疑。《美国法典》第35卷第311（b）节,321（b）因此，PGR程序产生的法定禁止反言比知识产权程序产生的法律禁止反言更广泛，减少了PTAB和地区法院之间产生冲突决定的风险。请参见《美国法典》第35卷第315（e）（2）节,325（e）（2）此外，设立PGR的门槛标准高于知识产权的门槛标准，因为它要求证明至少有一项索赔更有可能无法获得专利，而不仅仅是合理的胜诉可能性。比较《美国法典》第35卷第324（a）节 具有《美国法典》第35卷第314（a）节.

鉴于他们的法定要求存在明显差异，这有助于减少在平行的PGR和地区法院诉讼中可能出现冲突结果的可能性，办公室正在探讨是否应将不同的标准应用于酌情拒绝PGR和知识产权。一种可能性是规定董事会不得行使其自由裁量权，根据平行地区法院诉讼拒绝设立PGR。该办公室欢迎就是否应区别对待知识产权以及如果应该如何对待知识产权提出意见。

（2） IPR或PGR诉讼和平行ITC调查

根据美国专利商标局的现行做法，该局正在考虑制定一项规则，规定董事会不会根据《美国法典》第35卷第314（a）节或324（a）基于平行ITC诉讼的存在或状态，拒绝设立知识产权或PGR。

该办公室认识到，ITC的调查与联邦地区法院的专利无效审判有着重要区别。与地区法院不同，ITC没有使专利无效的权力，其无效裁决对办公室或地区法院都没有约束力。参见Tandon公司。（v）。美国国际贸易委员会。，《联邦地区法院判例汇编》第二辑第831卷第1017、1019页（1987年联邦巡回法庭）。因此，ITC的裁定不能最终解决专利无效的主张，而这需要地区法院诉讼或PTAB程序来获得索赔取消。因此，由于ITC的平行调查而拒绝该机构，不一定会将PTAB诉讼和地区法院诉讼之间的潜在冲突降到最低。因此，美国专利商标局目前的做法是，根据国际贸易中心的平行诉讼程序，不拒绝知识产权或PGR申请。

平行诉讼——可拒绝

如果上述任何一种情况（如果采用）都不排除自由裁量拒绝，那么鉴于地区法院的平行诉讼，董事会将着手考虑自由裁量拒绝知识产权。该办公室正在考虑两种替代方案，以适用主任在这方面的自由裁量权：一种是自由裁量权拒绝决定仅由一个明确、可预测的规则管辖，另一种是由该明确、可预测的规则管辖，并酌情结合现行规则的精简版本芬蒂夫因素。在任何一种选择中，都适用一组针对自由裁量拒绝的安全港例外。开始打印第24515页

（1） 知识产权和地方法院平行诉讼——明确、可预测的规则

办事处注意到，如果在委员会发布最终书面决定之前不进行地区法院审判，那么对重叠问题和重复工作的担忧就会大大减轻。如果没有异常情况，董事会必须在知识产权设立后一年内发布最终书面决定。请参见《美国法典》第35卷第316（a）（11）节因此，当地区法院在知识产权保护最后期限后一年以上进行审判时《美国法典》第35卷第315（e）（2）节将最小化或消除任何潜在重叠。参见同上。（规定最终书面裁决的发布禁止请愿人在地区法院提出“请愿人在双方审查期间提出或合理可能提出的任何理由”）。地区法院不受法定截止日期的约束，也可以调整案件时间表或执行暂缓，从而避免在将要在知识产权中解决的问题上花费大量预审工作。

该办公室正在考虑，除非满足以下章节中的安全港例外，否则董事会将适用一项明确规定，如果董事会确定地区法院诉讼中的审判可能在最终书面决定的预计法定截止日期之前进行，则考虑到涉及至少一项被质疑索赔的未决平行地区法院诉讼，可预测规则并拒绝知识产权的设立。在分析地区法院审判可能发生的时间时，委员会可能会考虑有关平行诉讼所在地区法院民事诉讼中位审判时间的最新统计数据以及其他支持因素的证据，例如平行诉讼中法官面前的案件数量以及其他案件处理的速度和可用性。

作为确定地区法院诉讼中的审判是否可能在最终书面决定的预计法定截止日期之前进行的替代方法，并确保更加明确和确定，该办公室正在考虑是否采纳一项规则，规定如果知识产权申请是在申请人（真正的利益相关方）提出之日后6个月内提出的，委员会将不会行使其自由裁量权，根据平行的地区法院程序拒绝知识产权申请，或其知情人士收到指控侵犯专利权的投诉，前提是申请人、实际利益方或知情人士在指控侵权的投诉提交之日之前，未首先提起民事诉讼，寻求对任何专利主张不侵权的宣告性判决。办公室认识到《美国法典》第35卷第315（a）（1）节只有在提交复审申请之日前，申请人或利益相关方提起民事诉讼，质疑专利申请的有效性，并且《美国法典》第35卷第315（b）节允许在此类投诉送达后一年内提交请愿书。然而，提前提交的例外情况不会强加任何更早的截止日期。相反，它只会激励请愿人迅速处理任何知识产权申请。根据该办公室的经验，这种激励措施是可取的，因为及时提交请愿书可以最大限度地减少平行诉讼可能导致的重叠问题和重复努力的可能性。例如，迅速提交知识产权申请可以允许地区法院在投入大量资源进行诉讼之前考虑中止诉讼的可能性，或者允许法院调整案件管理截止日期，以便利用董事会对任何重叠问题的决定。

（2） 例外情况——考虑中的安全港

美国专利商标局认识到，在某些情况下，鉴于平行的地区法院诉讼，董事会拒绝设立机构可能是不合适的，并且正在考虑对管理此类情况的规则进行修改。

首先，该办公室正在考虑一项规则，规定董事会不会拒绝根据《美国法典》第35卷第314（a）节考虑到当请愿人提交一项规定，同意不在地区法院寻求潜在的重叠理由时，会发生平行诉讼。该办公室正在考虑请愿人是否必须证明在地区法院诉讼中也提出了一项规定，以及如果请愿人不是地区法院诉讼的当事方，但地区法院诉讼当事人仍然是与请愿人有利害关系或有默契关系的真正一方，在这种例外情况下，由地区法院诉讼当事人提出的规定就足够了。

办事处认识到，当请愿人规定不在请愿书中提出的平行地区法院诉讼理由时，该规定减轻了与重叠问题和重复工作有关的担忧。参见Sand Revolution，II，LLC（v）。集装箱多式联运集团-卡车运输有限责任公司，IPR2019-013932020 WL 3273334，at*5（PTAB 2020年6月16日）（申请芬蒂夫并注意到，请愿人关于放弃在地区法院寻求“相同”无效理由的规定减轻了对重叠的担忧）(沙地革命规定）。该办公室还认识到，一项更广泛的规定，包括请愿书中可能合理提出的任何理由，将更加有力地反对酌情拒绝。参见Sotera Wireless，Inc。（v）。Masimo公司。，IPR2020-01019，2020 WL 7049373，at*7（PTAB 2020年12月1日）（适用芬蒂夫因素，并确定请愿人放弃在地区法院提起诉讼的规定“在知识产权中提出的或本可以合理提出的任何理由”与行使拒绝知识产权的自由裁量权“有很大的”权衡）(索泰拉规定）。根据《指导备忘录》，委员会目前的做法是，当申请人同意索泰拉该规定将阻止其在平行的地区法院程序中寻求“与请愿书中相同的理由或请愿书可能合理提出的任何理由。”

A significant advantage of a索泰拉规定是，它有效地减少了与平行地区法院诉讼可能导致的重叠问题和重复努力有关的担忧。A类沙地革命相比之下，该规定并不一定阻止请愿人使用未提出但在知识产权中合理提出的参考，作为地区法院无效论据的一部分。禁止反言条款《美国法典》第35卷第315（e）（2）节将禁止请愿人在地区法院寻求其在知识产权保护中提出或合理可能提出的任何理由，但前提是必须发布最终书面决定。由于这项禁止反言条款在友邦保险审判结束之前不适用，因此它并没有消除人们对重叠问题和重复努力的担忧，这些问题和重复工作可能是因为允许请愿人仅通过同意更狭义的方式来避免酌情拒绝机构沙地革命规定。

然而，美国专利商标局也认识到，采用一项要求索泰拉规定。例如，在提出知识产权申请后，专利所有人可以修改其地区法院的侵权诉讼，以指控申请人侵犯其他索赔。在这种情况下索泰拉这项规定可能会不公平地限制请愿人在地区法院针对新提出的要求提出的抗辩。因此，这种规则可以起始打印页24516激励请愿人对知识产权中超过必要数量的索赔提出质疑，以在平行诉讼中保护自己，从而增加办公室的工作量和各方的相应负担和费用。美国专利商标局承认，一个更窄的规定，例如沙地革命规定，可以避免这些不良后果。该办公室进一步了解到，地区法院拥有管理重叠问题和尽量减少重复工作的工具，包括限制某些抗辩、准予逗留和提供灵活时间表的能力。可以说，这些工具减轻了人们对重叠问题和重复工作的担忧，这些问题和重复努力是由一项允许请愿人通过提交更窄的规定来避免自由裁量拒绝机构的规则引起的。

基于上述考虑，美国专利商标局目前认为，如果维持这一例外情况，最合适的方法是维持目前的做法，即仅通过提交索泰拉规定。办公室希望公众发表意见，说明其他更狭义的规定是否足以允许请愿人避免酌情拒绝机构，例如索泰拉仅限于申请中被质疑的特定专利权利要求的规定，或沙子革命规定。办公室还希望就是否索泰拉规定可以而且应该限于提交规定时主张的索赔。

办公室还考虑删除此例外，而不是索泰拉规定是制度的必要但不充分的基础。换句话说，为了在挑战中生存芬蒂夫，申请人必须提交索泰拉规定。鉴于本节所述的平行诉讼，申请人仍需满足其他机构标准。

作为上述所有选项的替代方案，为了创建一个亮点测试并减少不确定性，办公室寻求以下方面的反馈：芬蒂夫应完全替换为索泰拉规定要求，当平行诉讼正在进行时，如果索泰拉该规定已提交，但会在不考虑上述其他情况或因素的情况下酌情拒绝设立该机构。

其次，美国专利商标局承认，地区法院诉讼的中止可以最大限度地减少与平行诉讼相关的担忧。因此，办公室，正在考虑一项规则，该规则规定，如果平行程序已被搁置，并且合理预计至少会被搁置到委员会决定是否设立知识产权的截止日期之前，委员会将不会行使其自由裁量权，根据平行地区法院程序拒绝设立知识产权。这样的规则将符合委员会的先例，即暂停平行地区法院诉讼“减轻了人们对效率低下和工作重复的担忧”，“强烈反对行使否决机构的自由裁量权”Snap公司。（v）。SRK技术有限责任公司，IPR2020-00820，文件152020 WL 6164354，见*4（PTAB，2020年10月21日）（关于第II.A节的先例）。如果地区法院已暂停诉讼，而董事会制定了知识产权，则地区法院可以通过在董事会发布最终书面决定之前继续暂停来避免重叠问题，届时，请愿人将被禁止在地区法院提出“请愿人在各方审查期间提出或合理可能提出的任何理由”《美国法典》第35卷第315（e）（2）节或者，地区法院可以采用一个时间表，以避免对可能重叠的问题作出不必要的裁决，并利用董事会的裁决，同时仍允许诉讼继续进行。

美国专利商标局也在考虑其他例外情况。一个潜在的例外是与知识产权或职业道德审查和地区法院的平行诉讼有关的案情强度。特别是，该办公室正在考虑，如果情况有利于酌情拒绝设立机构，董事会将分析请愿书的优点，如果请愿书有令人信服的优点，董事会不会酌情拒绝设立。为了进一步帮助USPTO审议该提案，办公室要求就委员会关于请愿书符合机构强制案情标准的裁决是否会增加或减少暂停平行地区法院诉讼的机会发表意见。

（3） 平行知识产权和地区法院诉讼——基于附加因素的测试

上文提出的明确、可预测的规则用于管理基于平行地区法院程序的酌情拒绝决定，旨在为各方提供明确和确定性。认识到平行地区法院诉讼提出的自由裁量权问题可能具有高度的事实差异，该办公室正在考虑是否为一个或多个其他现行诉讼提供精简版本芬蒂夫因素。各方和董事会可以利用基于因素的测试，在适当和必要时考虑避免在明确、可预测的规则下产生过于苛刻的结果。该办公室预计，这一明确、可预测的规则将控制这一领域的绝大多数自由裁量问题，并使其不必进行任何基于因素的测试。

例如，该办公室正在考虑一项基于因子的测试，该测试将省略芬蒂夫因素1（中止的可能性），因为过去的经验表明，很难预测地区法院未来的行动。办公室也在考虑省略芬蒂夫因素5（无论平行诉讼中的申请人和被告是否为同一方）有利于考虑真正的利益相关方和私人，或实质上相关的其他方。

该办公室正在考虑三个非决定性因素，除了一个明确、可预测的规则外，在请愿人、其实际利益方或其知情人士是正在进行的地区法院诉讼的当事方的情况下，在适当情况下，这些因素还可用于指导委员会的自由裁量权。考虑的因素包括：

（1） 地区法院和各方在平行诉讼中过去和未来的预期投资；

（2） 请愿书中的问题与平行地区法院程序之间的重叠程度；和

（3） 双方认为与董事会行使自由裁量权相关的任何其他情况。

前两个因素类似于芬蒂夫因素3和4。上述第三个因素类似于芬蒂夫因素6。上述自由裁量拒绝的例外/安全港同样适用于美联储委员会根据基于因子的测试做出的任何自由裁量决定。

办公室欢迎对上述（1）-（3）的思考，包括办公室目前应用的（3）。办公室还欢迎就是否需要（1）或（2）发表意见。

根据当前指南，PTAB的权重低于芬蒂夫分析任何其他情况，这些情况说明该机构是否会促进或负面影响专利系统的完整性，包括是否存在滥用程序的情况，从而使AIA程序的使用不符合开始打印第24517页符合友邦保险的宗旨和合法目标。参见OpenSky Indust。，有限责任公司（v）。超大规模集成电路技术有限责任公司，IPR2021-01064，第102页，第44页（PTAB 2022年10月4日）（董事决定，先例）。一方可以根据芬蒂夫作为拒绝申请加入的另一种情况，申请加入的一方将被禁止提交其申请加入的申请。目前，PTAB根据本段作出的任何批准或拒绝机构的决定可能会在董事审查时受到质疑。

该办公室还考虑通过一项关于请愿书的规则，并附上合并诉讼动议。为了有助于澄清针对共同未决地区法院诉讼的酌情拒绝申请，将根据最早提交的请愿书的任何潜在诉讼的时间对合并请愿书进行评估。这意味着，当一方寻求加入AIA程序时，除了根据可操作的规则、先例和惯例行使董事对合并的自由裁量权外，PTAB还将对涉及寻求合并的第一份提交请愿书的请愿人的诉讼进行平行程序分析。

关于无多重挑战的规定

为了避免专利所有者的骚扰，办公室正在考虑，作为一个条件，不得根据《美国法典》第35卷第314（a）节要求申请人就任何被质疑的权利要求提交一项规定，即其本人或其私人或实际当事人均未就任何被异议的权利要求在授予后提起诉讼（PGR、IPR、CBM或第三方而非专利所有人要求的单方面复审）；并且，如果他们提起授予后诉讼，他们或他们的私人或实际利益方都不会在随后的授予后诉讼中对任何被质疑的权利主张提出质疑（包括PGR、知识产权和第三方而非专利所有人要求的单方面复审）。该办公室正在考虑这一规则的例外情况，即请愿人可以确定例外情况。例外情况可能包括，例如，专利权人通过建议的权利要求解释扩大权利要求范围的情况。

酌情拒绝的单独简报

许多回应RFC的评论员建议允许各方根据以下规定简要说明酌情拒绝考虑《美国法典》第35卷第314（a）节,324（a），以及325（d）在单独的文件中(即。，与请愿书或专利所有人的初步答复分开），以避免侵犯当事人的字数限制，以便简要说明案情。该办公室发现，允许各方分别提交处理请愿书排名的文件的做法有助于评估平行请愿书，同时保留各方的字数，以重点关注挑战的优点。监督厅认为，采取类似程序，允许各方在单独的情况介绍中处理酌情拒绝的所有相关因素，也会有所帮助。

美国专利商标局正在考虑修改规则，以提供关于酌情拒绝的单独简报程序，在该程序中，专利所有人将在初步答复截止日期之前，单独提出酌情拒绝请求，以解决与酌情拒绝有关的任何相关因素。该申请将引发申请人提出异议和专利所有人提交回复的机会。此类简报的页数限制为：专利所有人请求10页，反对请求的请愿人10页，专利所有人回复5页。

该办公室正在进一步考虑修改规则，规定董事会也可以出于公正考虑提出酌情拒绝sua suponte，在这种情况下，委员会将向各方提供情况介绍的机会。

USPTO还要求就办公室是否应要求专利权人提供反馈意见(例如。，在酌情拒绝请求中或作为其强制披露的一部分，《美国联邦法规》第37卷第42.8节)关于专利所有权的其他信息是委员会考虑酌情拒绝的前提条件。例如，办公室要求反馈，作为酌情拒绝的先决条件，是否应要求专利所有人披露与专利所有人有实质关系的实体有关的其他信息(例如。，在专利所有人中拥有所有权权益的任何人；任何政府资金或第三方诉讼资金支持，包括资助专利所有人在PTAB或地区法院的部分或全部律师费或费用；以及任何一方在友邦保险诉讼或对被质疑索赔的任何平行诉讼的结果中拥有的任何利益）。

结算协议

为了一致性和可预测性，美国专利商标局正在考虑修改规则，以澄清各方必须向美国专利商标局提交所有结算协议的真实副本，包括机构前结算协议（或各方之间的谅解，包括此类协议或谅解中提及的任何附属协议），类似于机构后和解协议。此外，尽管美国专利商标局可能会根据具有约束力的条款清单批准在提起诉讼之前或之后终止友邦保险诉讼的动议，但美国专利商标署建议澄清，各方必须提交与终止相关或考虑终止的各方之间任何后续和解协议的真实副本。

这些经过深思熟虑的变化与《关于促进美国经济竞争的行政命令》中规定的政策相一致(行政命令14036)该法案鼓励政府机构合作监管不公平的反竞争做法。在USPTO中保存与争议案件（包括友邦保险诉讼）相关的所有和解协议，将有助于联邦贸易委员会（FTC）和司法部确定是否违反了反托拉斯法。参见，例如。，国会记录，参议院，1962年10月3日，22041，www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-CRECB-1962-pt16/pdf/GOP-CRECB-19962-pt16-5.pdf（解释说，向专利局提交与干涉案件有关的所有协议将有助于联邦贸易委员会和司法部确定是否违反了反托拉斯法）。

尽管《美国法典》第35卷第135（e）节,317（b），以及327（b）要求提交与已提起诉讼的终止相关或考虑终止诉讼的和解协议，这些法定规定并不明确适用于友邦保险的机构前和解。请参见专利审判和上诉委员会的审判规则以及专利审判和申诉委员会决定的司法审查，《联邦公报》第77卷第48612页,48625（2012年8月14日）（最终规则）（声明“《美国法典》第35卷第135（e）节和317修订版，以及《美国法典》第35卷第327节将管辖委员会审判程序的和解，但不明确管辖院前和解”）。办公室正在考虑进行修改，以澄清37 CFR 42.74（b）“规定和解协议必须采用书面形式，并在诉讼终止前提交给董事会。”

自友邦保险审判开始以来，董事会通常一致要求在终止友邦保险程序之前，根据各方的联合动议，无论是机构前还是机构后，提交和解协议。然而，一些请愿人已经起始打印页24518最近提出动议，要求驳回或撤回诉状，辩称不应要求他们提交当事人的和解协议副本，而在这些案件中，一些陪审团批准了动议并终止了诉讼程序，而没有要求当事人提交和解协议。例如，请参阅Samsung Elecs。有限公司。（v）。爱立信电信公司，IPR2021-00446，论文7（PTAB 2021年8月3日）（在开始审判前裁定驳回）（针对一名行政专利法官（APJ）的异议，批准请愿人驳回请愿并终止程序的动议，而不要求双方提交和解协议）；华为技术。有限公司。（v）。Verizon专利与许可公司。，IPR2021-00616，-00617，论文9（PTAB 2021年9月9日）（开始审判前的命令撤销）（APJ小组之间的相同争议）；AEP发电研究公司。（v）。中西部能源排放公司。，IPR2020-01294，论文11（PTAB 2020年12月14日）。

为了保持一致性和可预测性，考虑的变更将确保向董事会提交机构前结算协议，如机构后结算协议。根据所考虑的变更，尽管友邦保险诉讼程序在设立之前处于初步阶段，但专利所有人和申请人之间的任何协议或谅解，包括此类协议或谅解中提及的任何附属协议，均与以下事项有关或考虑到以下事项：，友邦保险程序的终止需要以书面形式进行，并且需要向办公室提交此类协议或谅解的真实副本。简言之，各方之间就终止友邦保险程序或考虑终止友邦航空程序而达成的所有和解协议都需要以书面形式提交董事会备案。各方无法仅通过提出驳回或撤回请愿书的动议来规避这一要求，因为批准这一动议将有效终止诉讼程序。

此外，如上所述，尽管美国专利商标局可以根据具有约束力的条款清单批准在设立之前或之后终止友邦保险程序的动议，但办公室可以要求各方提交与终止有关或考虑终止的任何后续和解协议的真实副本。根据目前的做法，一些专家组接受了一份具有约束力的条款清单作为和解协议，而其他专家组则要求一份正式的和解协议，不仅仅是一份具有约束性的条款清单。例如，在一些案件中，尽管考虑到未来的和解协议，但专家组还是批准了一项基于具有约束力的条款清单终止诉讼的动议。例如，参见Allergan Inc。（v）。BTL Healthcare Techs公司。美国科学院。，PGR2021-00022，论文17（PTAB 2021年7月6日）；Nalu Med.公司。（v）。Nevro公司。，IPR2021-01023，论文14（PTAB 2021年11月24日）。在其他几起案件中，当事方在考虑达成和解协议的同时提交或签署了一份具有约束力的条款清单，专家组提出了暂停终止的动议，直至当事方提交和解协议，或准予短期延期，因此，在双方提交和解协议之前，双方可以避免继续准备初步答复或其他文件的费用。参见，例如德事隆公司。（v）。Nivel零件制造公司。，PGR2017-00035，论文15（PTAB 2018年2月2日）；美国电话电报公司。（v）。Kaifi有限责任公司，IPR2020—00889，论文9（PTAB 2020年7月17日）。

该办公室正在考虑修改规则，规定双方可以提交一份具有约束力的条款清单，并提出终止诉讼的动议。此外，如果双方在动议中证明：（1）双方之间没有关于终止诉讼的其他协议或谅解，包括任何附属协议，董事会可以根据具有约束力的条款清单批准终止诉讼的动议；以及（2）他们将在结算协议签署之日起一个月内，提交双方之间任何后续结算协议的真实副本，包括与诉讼终止相关的抵押协议。未能及时提交随后的和解协议可能会导致制裁。请参见37 CFR 42.11（a）和42.12委员会可以对诉讼和相关专利保持管辖权，以解决任何不当行为问题，或撤销其批准终止动议的决定。

办公室欢迎就上述针对酌情拒绝的拟议行动可能给个别当事方和整个经济带来的预期收益和成本发表任何意见。

办公室欢迎任何其他关于酌情拒绝的意见或建议。

12866号行政命令（监管规划和审查）：本规则制定已被确定为对以下目的具有重要意义行政命令12866（1993年9月30日）。

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脚注