开始前言

代理：

美国商务部专利和商标局专利审判和上诉委员会。

行动：

拟议规则制定通知。

总结：

美国专利和商标局（美国专利局或美国专利商标局）建议更新其根据《Leahy-Smith美国发明法》（AIA）在审判程序中管理修改实践的规则，以永久性地对该局修改试点计划（MTA试点计划）的动议作出某些规定修改与修正动议（MTA）相关的分配说服责任的规则。该办公室建议修订其实践规则，以规定针对MTA发布初步指南，并为专利所有人提供提交一份额外修订的MTA的选择权。此外，该办公室建议修订规则，以澄清优势证据标准适用于董事会提出的任何新的不可专利理由，并澄清在行使授予或拒绝MTA或提出新的不可以专利理由的自由裁量权时，董事会可考虑诉讼中的所有记录证据，包括办公室应董事会要求通过先前技术检索确定并添加到记录中的证据。这些规则更好地确保了该办公室发布稳健可靠专利的作用，以及向董事会提交的授予后审判程序的可预测性和确定性。这些变化将适用于与监督厅审判实践有关的现有综合规则各方之间审查（IPR）、授予后审查（PGR）和衍生程序，这些程序实施了AIA中规定的向办公室进行试验的条款。

日期：

为了确保考虑，评论员必须在2024年5月3日或之前提交书面评论。

地址：

为了提高政府效率，必须通过联邦电子规则门户网站提交意见，网址为https://www.regulations.gov.要通过门户提交评论，请在主页上输入摘要编号PTO-P-2020-0060，然后选择“搜索”。该网站将提供一个搜索结果页面，列出与该摘要相关的所有文档。查找此建议规则制定的参考并选择“注释”图标，填写所需字段，然后输入或附加注释。电子评论的附件将以ADOBE®便携式文件格式或MICROSOFT WORD®格式接受。由于评论将供公众检查，提交人不想公开的信息，如地址或电话号码，不应包含在评论中。

访问联邦电子法规制定门户网站(https://www.regulations.gov)有关通过门户提供评论的其他说明。如果由于无法访问计算机和/或互联网而无法通过电子方式提交意见，请使用以下联系信息与美国专利商标局联系，根据公众当时访问美国专利商标局设施的能力，就如何通过邮件或手工递送提交意见提供特别说明。

开始进一步信息 起始打印页15532

欲了解更多信息，请联系：

Miriam L.Quinn，代理高级首席行政专利法官；或副首席行政专利法官Melissa Haapala，电话：571-272-9797，米里亚姆·奎因@uspto.gov或梅丽莎·哈帕拉@uspto.gov,分别是。

结束进一步信息 结束前言 开始补充信息

补充信息：

背景

拟定规则

2011年9月16日，友邦保险被制定为法律(出版物。第112-29页《美国联邦法律大全》第125卷第284页（2011年）），2012年，该局实施了规则，以管理该局针对友邦保险（AIA）审判的审判实践，包括知识产权（IPR）、职业道德风险（PGR）、承保商业方法（CBM）和衍生程序《美国法典》第35卷第135节,316、和326和友邦保险18（d）（2）。请参见37 CFR第42部分; 专利审判和上诉委员会的审判规则以及专利审判和申诉委员会决定的司法审查，《联邦公报》第77卷第48612页（2012年8月14日）；实施变更各方之间审查程序、批准后审查程序和涵盖商业方法专利的过渡计划，《联邦公报》第77卷第48680页（2012年8月14日）；涵盖商业方法专利过渡计划——涵盖商业方法的专利和技术发明的定义，《联邦公报》第77卷第48734页（2012年8月14日）。此外，该局还出版了一本《专利试验实践指南》（实践指南），为规则提供建议，使公众了解法规的总体框架，包括在每一次新诉讼中采取行动的结构和时间。请参见《联邦公报》第84卷第64280页（2019年11月21日）；https://www.uspto.gov/网站试验实践指南合并.《实践指南》对专利审判和上诉委员会（PTAB或委员会）的程序进行了有益的概述。请参阅，例如。，实践指南第5-8页（友邦保险试验过程），第66-72页（修正动议）。

2018年，该办公室发布了一份《征求意见书》（RFC），内容涉及向PTAB提交的AIA诉讼中提出的修正动议的拟议程序。见专利审判和上诉委员会根据《美国发明法》进行的审判程序中MTA实践和程序的RFC，《联邦公报》第83卷第54319页（2018年10月29日）Aqua Products公司。（v）。马塔尔，872 F.3d 1290（2017年联邦巡回法院）（银行）(Aqua产品))（2018 RFC）。在考虑了收到的答复意见后，毒品和犯罪问题办公室实施了MTA试点方案。参见专利审判和上诉委员会收到的《关于根据美国发明法进行的MTA实践和程序新试点计划的通知》，《联邦公报》第84卷第9497页（2019年3月15日）（MTA试点项目通知）。MTA试点项目延长至2024年9月16日。延长专利审判和上诉委员会关于修改试点计划的动议，《联邦公报》第87卷第60134页（2022年10月4日）。

MTA试点项目下的初步指南和修订动议

MTA试点项目为专利所有人提供了两种独立的选择，即在AIA审判程序中为被质疑的专利主张提出替代主张。根据MTA试点项目中的第一个选项，如果专利所有者在其原始MTA中提出请求，委员会将发布初步的、无约束力的指导意见。根据第二种选择，专利所有人可以在不需要委员会授权的情况下提交修改后的MTA，如下所述。

委员会的初步指导通常是在请愿人向MTA提出反对意见后（如果没有提出反对意见，则在请愿者的反对意见到期日之后）以简短文件的形式发布的。初步指南至少对原始MTA是否符合MTA的法定和监管要求以及申请人是否（或当时提交给办公室的记录，包括对MTA的任何反对意见和随附证据）进行了初步讨论确定替代索赔不可申请专利的合理可能性。参见MTA试点项目通知，《联邦公报》第84卷第9500页.

此外，专利所有人在收到申请人对原始MTA的反对意见或收到委员会的初步指导意见（如有要求）后，可以选择提交修改后的MTA。修订后的MTA取代了原来的MTA。如果专利所有人选择提交修改后的MTA，则修改的MTA必须包含一个或多个新的拟议替代权利要求，以取代先前提交的替代权利要求。在这些替代权利要求中，每个新的拟议代替权利要求都会提出一个新的权利要求修正案。新的索赔修正案以及论据和证据必须回应初步指南（如有要求）或请愿人反对中提出的问题。专利所有人可以选择对申请人对MTA的反对意见和/或初步指导意见（如有要求）进行回复，而不是提交修改后的MTA。如果初步指导意见是应专利所有人的请求发布的，专利所有人可以选择不采取行动，等待申请人对初步指导意见的答复，然后提交补充意见。

MTA试点计划通知规定了提交或发布MTA相关文件的典型时间表和截止日期，具体取决于专利所有人是否利用了该计划下的任何一种或两种选择。参见MTA试点项目通知，《联邦公报》第84卷第9506-9507页附录1A（专利所有人回复时间表）和1B（修订的MTA时间表）。如果提交了修改后的MTA，该办公室将发布一份时间表，调整口头听证会的截止日期，以适应MTA的额外简报。

正如MTA试点计划通知中所述并由董事会实施的那样，初步指南提供了董事会对原始MTA的初步意见。考虑到这一点，初步指导意见将对各方是否表现出合理的可能性来承担各自的负担进行初步讨论。参见专利审判和上诉委员会审理程序中修改动议的说服责任分配规则。《联邦公报》第85卷第82923页（2020年12月21日）；37 CFR 42.121（d）,42.221（天）特别是，初步指南将说明专利所有人是否有合理的可能性表明MTA符合MTA的法定和监管要求。请参见《联邦法规汇编》第37卷第42.121（d）（1）节,42.221（d）（1）; 另请参阅《美国法典》第35卷第316（d）节,326（d）;Lectrosonics公司。（v）。Zaxcom公司。，IPR2018-011292020 WL 407145，第*1页（先例）。初步指南还将对申请人（或当时提交给办公室的记录，包括对MTA的任何反对意见和随附证据）是否合理地确定了拟议的替代索赔不可申请的可能性进行初步讨论。请参见37 CFR 42.121（d）（2）,42.221（d）（2）。初步指南还可能涉及美联储委员会酌情提出的新的不可申请专利的理由，以及引用支持这些新理由的记录证据。请参见37 CFR 42.121（d）（3）和(4),42.221（d）（3）和(4)一般来说，委员会的初步指导意见将根据这些权利要求中提出的修改，在专利所有人的原始MTA中处理拟议的替代权利要求，而不会处理最初被质疑的权利要求的可专利性。

与机构决定类似，AIA审判期间关于MTA的初步指导意见对董事会没有约束力。请参见Medytox公司。（v）。高德马股份有限公司。，71 F.4th 990，1000（美联储巡回法庭，2023年）（认为美联储委员会在其初步指导意见和最终书面决定（FWD）之间改变其索赔解释的决定并非武断和反复无常起始打印页15533并且没有违反《行政程序法》）。董事会的初步指导不是根据37 CFR 42.71（d）因此，各方不得要求重新审理或对初步指导意见进行主任审查。各方将有机会对初步指导意见作出回应。例如，专利所有人可以对请愿人对MTA或修改后的MTA的反对提出答复。专利所有人的回复可能会回应委员会的初步指导和/或申请人对MTA的反对。如果没有提出异议，但请求了初步指导，专利所有人的答复可能只对初步指导作出回应。新的证据（包括声明）可以与MTA过程中的每一份文件一起提交，除非有额外的证据或在下面讨论的特殊情况下提交。因此，专利所有人可以提交新的证据，包括声明，以及修改后的MTA或回复。请参见《联邦公报》第84卷第9500页（进一步说明，在提交新的声明时，各方应立即让其声明人接受供词，并让其律师接受供词并为其辩护；如果没有特殊情况，任何无法提供的情况都不会成为调整MTA或修订MTA简报时间表的理由）。调查人员还可能对初步指导意见作出回应，并且仅限于对专利所有人的回复摘要中的论点作出回应，对回复声明证词进行评论，或指向交叉询问证词。

在专利所有人收到委员会的初步指导后未提交答复或修改后的MTA的特殊情况下，申请人可以对初步指导提出答复，但这种答复只能对初步指导作出答复，不得附有新的证据。如果申请人在这种情况下提交回复，专利所有人可以提交附加申请，但该附加申请只能对申请人的回复作出回应，并且可能不会附带新的证据。

如果专利所有人提交了MTA，专利所有人可以在收到申请人的反对意见或委员会的初步指导（如果要求）后，在未经委员会事先授权的情况下，提交一份修改后的MTA。如果专利所有人没有选择接受初步指导，专利所有人仍然可以选择提交修改后的MTA，以解决申请人对原始MTA的反对。

此外，修订后的MTA取代了诉讼中早些时候提交的原始MTA。专利所有人不得通过引用将原始MTA中提出的替代权利要求或论点纳入修改后的MTA中；专利所有人希望委员会考虑的所有拟议替代权利要求都必须在修订后的MTA中提交。

修订后的MTA是根据以下条件自动授权的附加MTA《美国法典》第35卷第316（d）（2）节和326（d）（2）因此，拟议修订区分了《联邦法规汇编》第37卷第42.121（c）节和42.221（c）要求在提出“正当理由”后进行预先授权，并修改MTA，无需事先授权即可提交。如果使用“任何修改动议”一词，拟议规则指的是原始、附加或修订的MTA。

根据MTA试点计划，专利所有人无需行使任何一种选择。具体而言，如果专利所有人没有选择接受其原始MTA的初步指导或提交修改后的MTA，则管理专利修改的规则与MTA试点项目之前的实践基本上没有变化。请参见Lectrosonics公司。（v）。Zaxcom公司。，IPR2018-011292020 WL 407145，第*1页（PTAB 2020年1月24日）（先例）。

该办公室跟踪了MTA试点项目的参与情况，并发布了MTA试验项目的最新研究报告，提供了截至2023年3月31日的数据。参见专利审判和上诉委员会关于修改第8期研究的动议，https://www.uspto.gov/网站专利/ptab/运动修正研究（上次访问时间：2023年8月23日）（“研究”）。研究表明，在MTA试点项目期间实施的2832项试验中，9%（264）的已实施试验包括MTA（非常接近MTA试点之前提交MTA的比例，占所有试验的10%）。此外，在使用MTA进行的264项试验中，88%（232项）包括初步指导请求，即。，MTA两个试点项目中的第一个。此外，在要求初步指导的232项MTA试验中，72%（168）提交了专利所有者回复（41）或修订的MTA（127），即。，MTA两个试点项目中的第二个选项。此外，在MTA试点项目研究期间，24%的最终裁定至少有一项拟议的替代索赔获准入境，而MTA试点之前的最终裁定只有14%。迄今为止，仅基于MTA试点项目的参与，尚未将提起诉讼的最终裁定延长至一年期限之后。

修正案中说服责任的分配和记录的范围

该办公室通过通知和评论规则制定，发布了一条最终规则，就修改动议和替代权利要求的可专利性分配了说服责任。请参见37 CFR 42.121（d）,42.221（天）; 专利审判和上诉委员会审理程序中修改动议的说服责任分配实施细则，《联邦公报》第85卷第82936页（2020年12月21日）（“负担分配规则”）。

这些负担分配规则将说服责任分配给专利所有人，让其通过优势证据证明MTA符合某些法定和监管要求。37 CFR 42.121（d）（1）,42.221（d）（1）这些规则还规定了请愿人的说服责任，即通过大量证据证明任何拟议的替代索赔都是不可申请的。37 CFR 42.121（d）（2）,42.221（d）（2）最后，这些规则进一步规定，无论这些负担如何，为了“正义的利益”，委员会可以行使其自由裁量权，授予或拒绝MTA，但“仅限于有易于识别和有说服力的记录证据支持的原因”37 CFR 42.121（d）（3）,42.221（d）（3）;狩猎泰坦公司。（v）。DynaEnergetics欧洲有限公司，IPR2018-00600（PTAB 2020年7月6日）（论文67）(狩猎泰坦).

例如，符合正义标准利益的情况可能包括：，那些在其中“申请人已停止参与诉讼程序或选择不反对修正动议，或任何一方均未提出有关不可专利性的某些证据，但这些证据易于识别且具有说服力，因此委员会应考虑支持专利系统的完整性，尽管诉讼具有对抗性。”《联邦公报》第85卷第82924页,82927（引用狩猎泰坦，第67页，第12-13、25-26页）。这些规则进一步规定，如果董事会为了正义行使其自由裁量权，董事会将在对MTA作出最终决定之前，为各方提供一个回应的机会。身份证件。第82927页；另请参阅37 CFR 42.121（d）（3）,42.221（d）（3）.

正如分配说服负担的最终规则所指出的，“在绝大多数情况下，委员会只会考虑一方当事人在诉讼记录中提出的证据。”《联邦公报》第85卷第82927页因此，“在大多数情况下起始打印页15534请愿人已充分参与并反对修改动议，办公室预计委员会无需独立证明不可申请专利的决定。”身份证件。第82927-28页。也就是说，委员会可以考虑，例如“在相关程序中，已经提交给办公室的易于识别和有说服力的证据”(即。，在被质疑专利或相关专利或申请的起诉历史中，或在办公室对同一专利或相关的专利提出质疑之前的另一诉讼记录中）。”身份证件。第82927页。同样，“委员会可以考虑地区法院根据《联邦证据规则201》可以进行司法通知的证据。”身份证件。；另请参阅37 CFR 42.121（d）（3）,42.221（d）（3）（“委员会只能在办公室的相关诉讼中提供易于识别和有说服力的证据，或地区法院可以司法注意到的证据。”）。

在发布负担分配规则之后，美国联邦巡回上诉法院于年发布了一项先例性裁决狩猎泰坦公司。，（v）。DynaEnergetics欧洲有限公司，《联邦法院判例汇编》第四辑第28卷第1371页（美联储巡回法庭，2022年）。法院确认，没有任何法院先例“确定委员会有肯定的义务，没有限制或例外，对拟议的替代权利要求提出专利性质疑。”身份证件。1381年（引文省略）。法院还表示，“限制董事会应自行提出专利性问题的情况本身并不是错误的。”身份证件。然而，法院认为USPTO将董事会的自由裁量权限制在罕见的情况下是“有问题的”。身份证件。它还指出，美国专利商标局“严重依赖对抗制……忽视了[各方间审查]程序的基本目的：重新审查早先的机构决定，并确保专利垄断保持在其合法范围内。”身份证件。（引文省略）；看见身份证件。1385年（同意表示担心负担分配规则对“易于识别和有说服力的证据”的要求可能会阻止委员会提出理由，“即使周围没有人反对新的专利垄断授权”）。

根据目前的书面规则和联邦巡回法院判例法，委员会保留提出或不提出关于拟议替代索赔的不可申请理由的自由裁量权。请参见耐克公司。（v）。阿迪达斯股份公司，《联邦公报》第三编第955卷第45、53页（2020年）；狩猎泰坦，第四大街28号，1381。

与委员会提出不可申请专利理由的自由裁量权相一致，MTA试点项目注意到，当“申请人停止参与AIA审判，专利所有人提交了MTA，但委员会仍在行使MTA时，委员会有权就MTA请求专利审查员的协助继续审判的自由裁量权。”《联邦公报》第84卷第9502页如果董事会要求，协助可能包括编写咨询报告，初步讨论MTA是否符合某些法律和监管要求(即。，修正案是否扩大了专利权利要求的范围或引入了新的内容），以及拟议替代权利要求的可专利性，例如，根据专利所有人提供的现有技术和/或审查员在现有技术检索中获得的现有技术。身份证件。截至本通知发布之日，董事会在行使其自由裁量权以提出或不提出不可申请专利的理由时，尚未寻求此类性质的审查协助。这一拟议规则澄清了向委员会提供的审查协助可以通过请求办公室进行一次现有技术检索来实现。拟议规则还阐明，委员会对现有技术检索的请求以及监督厅的检索结果将予以记录。

2023年MTA试点项目和负担分配规则RFC

在MTA试点项目四年的经验以及联邦巡回法院关于MTA中负担分配的判例法的制定之后，该办公室发布了另一份征求意见书，以征求公众对该项目的经验以及适用于MTA的负担分配规则的反馈意见。参见RFC关于MTA试点计划和实践规则，以分配在专利审判和上诉委员会之前的审判程序中修改动议的说服责任，《联邦公报》第88卷第33063页（2023年5月23日）（2023 RFC）。对于寻求修改权利要求的专利所有人来说，重新审查或重新发布程序（也称为授予后选择）何时是更好的替代方案，该办公室还寻求反馈意见。身份证件。第33065-66页。此外，该办公室还就是否应修改MTA试点计划以及该办公室可以解决哪些障碍来提高MTA程序的有效性征求了意见。身份证件。第33066页。

2023年RFC还就负担分配规则征求了意见。根据联邦巡回法院对现行规则的评论，以及委员会的狩猎泰坦鉴于该办公室希望支持专利系统的完整性，并发布强有力和可靠的专利权，该办公室就委员会是否应更广泛地使用其自由裁量权在MTA过程中提出抗辩理由征求公众意见。身份证件。此外，专利局还就是否以及在何种情况下，专利局应就MTA请求专利审查员协助，或就拟议的替代权利要求进行现有技术检索征求公众意见。身份证件。

此外，办事处认识到，如果董事会行使其自由裁量权，并根据现行规则提出自己的不可申请理由，37 CFR 42.121（d）（3），负担分配规则并没有明确规定董事会提出的理由的说服负担。该办公室就是否应修订负担分配规则征求公众意见，以澄清谁因董事会根据《联邦法规汇编》第37卷第42.121（d）（3）节或42.221（d）（3）。请参阅第88页，第33066页; 另请参阅耐克公司。（v）。阿迪达斯股份公司，No.2021-1903，2022 WL 4002668，at*4-10（美联储巡回法庭，2022年9月1日）（留下一个悬而未决的问题“是否各方之间复审后，申请人或委员会承担说服委员会针对拟议替代索赔提出不可申请理由的责任”）。下文讨论了这些评论以及为解决这些评论和加强修正案实践动议而提出的规则。

本拟议规则的修订

对关于初步指导意见和修订动议的意见和拟议规定的回应

MTA试点项目普遍受到欢迎，大多数MTA都有一个或两个试点项目选择。2023年RFC的评论员特别指出，请求初步指导的选择在参与MTA的人中很受欢迎，并且很有效，在许多情况下指导专利所有者修改其MTA。尽管一些评论员指出，一般性修改动议可能不如其他索赔修改备选方案那样有用，但没有一位评论员表示，检察官办公室应停止发布初步指导意见和允许提交当前实施的修订后的MTA的选择。然而，一些评论人士表示，该办公室起始打印页15535应考虑为MTA进程提供更多时间。评论员指出，各方在初步指导问题之后可能没有足够的时间来解决初步指导、获得专家证词和搜索其他现有技术。建议包括让董事会召开电话会议，让各方有机会提供修改后的时间表。

难民署赞赏关于MTA试点方案选项的受欢迎程度和有效性提高的评论，这些评论与难民署的经验相符，得到了利用率数据的支持。在试验提交的MTA诉讼中，至少88%的专利所有者选择了一种或两种试验方案(即。，初步指导请求、修订的MTA或两者兼而有之）。根据其自2019年生效之日起四年内试点项目的经验，考虑到2023年RFC收到的正式反馈，以及MTA试点项目运行期间从各种利益相关者收到的额外反馈，该办公室建议正式确定MTA试点项目下专利所有人可用的选项。因此，该办公室现在发布了这一拟议规则，以实施MTA试点项目中的两个选项：（1）请求初步指导；（2）在未经事先授权的情况下提交修订的MTA。

为了解决各方有足够时间充分利用MTA程序的问题，办公室建议使用规则语言，澄清董事会可能延长MTA时间表中的最后期限。预计在大多数情况下不需要此类延期，因为董事会的经验是，默认的时间表足以在MTA试点项目下进行全面、公平的情况通报。因此，除非按照下文进一步讨论的方式批准延期，否则该办公室将继续默认采用MTA试点项目目前实施的现有时间表。请参见《联邦公报》第84卷第9506-9507页（规定MTA试点项目时间表）。

友邦保险向董事提供酌情权，将出于正当理由发布最终书面决定的截止日期延长不超过6个月。35美国法典316（a） （11），326（a）（11）。局长延长最终书面决定截止日期的权力已委托给首席行政专利法官。37 CFR 42.100（c）,42.200（c）因此，根据37 CFR 42.100（c）和42.200（c）在有正当理由的情况下，首席行政专利法官可将最终书面决定延长至法定截止日期（自开始审判之日起一年）之后最多六个月，特别是如果诉讼中存在一种或多种情况，例如：（1）复杂问题；（2） 面板不可用；或（3）需要容纳额外的论文（例如额外的简报或评估要求的检查搜索报告）。请参见例如Eden Park Illumination，Inc。，（v）。S.Edward Neister，IPR2022-00381，论文51（2023年8月4日，PTAB）（确定修改后的MTA与新的现有技术有关是一个好的原因，导致日程大大压缩，由于日程冲突多次推迟口头听证，以及额外的简报）；希望医疗企业股份有限公司。（v）。Fennec制药公司。，IPR2022-00125，论文35（2023年4月18日，PTAB）（确定修改后的MTA参与的正当理由，导致时间表压缩，修改后的索赔以至少四份参考文献的组合为不可专利性的声称理由为准）；Snap公司。，（v）。帕洛阿尔托研究中心公司。，IPR2021-00986，第46号文件（2022年11月7日）（确定董事会因多项待修正动议而要求实质性协调程序的正当理由）。

对于非最终书面决定的截止日期，通常由董事会小组决定是否根据37 CFR 42.5（c）（2）在各方提出要求并与各方协商后。在MTA时间表方面，董事会将继续考虑是否按照上述董事会规则的要求延长这些时间表。特别是，董事会可以在案件未决期间的任何时候，但更具体地说，在发布初步指导意见或收到修订的MTA后，无论诉讼各方提出的特殊情况是否出于正当理由，都可以决定延长最后期限，包括是否延长最终书面决定的截止日期，最终书面决定只能由首席行政专利法官根据37 CFR 42.100（c）和42.200（c）。当批准延期时，将通知各方剩余截止日期和诉讼事件的到期日期的变化。

对重发和复审选项意见的回复

与MTA试点项目相比，2023年RFC征求了关于复审和/或重新发布程序是否是寻求修改AIA程序中索赔的专利所有者的更好选择的意见。《联邦公报》第88卷第33065-66页虽然大多数评论都支持使用MTA试点计划，但针对这个问题，一些评论表示倾向于完全避免MTA进程。关于就友邦保险审判程序进行重新发布或重新审查的可取性，事先通知中提供了在授予后程序之前、期间和之后寻求索赔修改的备选方案摘要。关于专利所有人在AIA未决审判程序中通过重新发布或复审进行修改的通知（2019年4月），《联邦公报》第84卷第16654页（2019年4月22日）（补发复审通知书）。重新发布和复审通知概述了适用于重新发布和重新审查的现有Office程序的各种相关实践，包括在申请人提交AIA请愿书，对同一专利的权利主张提出质疑后，在委员会开始审判后，以及在委员会在友邦保险审判程序中发布最终书面决定之后。身份证件。第16655-58页。该通知还提供了办公室目前在决定是否中止或暂停重新发布程序，或中止涉及友邦保险程序中的专利的复审时所考虑的因素的简要信息，以及何时以及是否取消此类中止或暂停。身份证件。第16656-58页。

一些评论人士表示，鉴于他们在授予后诉讼期间可能会被搁置，包括通过联邦巡回法院对最终书面决定的上诉，重新发行和重新审查的有用性降低了。如果一方正在考虑暂停重新发布和复审程序的影响，则重新发布和重新审查通知指出，“尽管联邦巡回法院对同一专利的最终书面决定提出上诉”，单方面复审的暂停可以取消身份证件。16658年。建议的规则不会改变我们在重新发布和复审通知中的现行指导。

对建议修改索赔的责任分配和记录证据的意见和建议规定的回复

关于负担分配规则，评论人士赞成董事会继续行使自由裁量权，以提出新的不可申请理由。一些人赞成更广泛地行使自由裁量权，即。，董事会起始打印页15536考虑所有现有记录技术，并在提交MTA的每种情况下进行现有技术搜索。其他评论者赞成委员会考虑整个记录，但不赞成委员会进行现有技术搜索，主要是因为案件时间线被压缩了。

鉴于这些意见，并考虑到办公室的经验，办公室建议修改规则，以处理意见，有利于委员会有权考虑记录艺术的整体，并在情况允许时以适当的方式请求审查协助。该办公室同意，负担分配规则应使董事会能够更广泛地运用其自由裁量权提出不可申请的理由，并在诉讼中无限制地考虑所有先前的记录技术。

此外，根据MTA试点项目中反映的现行做法，该办公室提出了规则，澄清了委员会在某些情况下可以寻求考试协助。《联邦公报》第84卷第9502页例如，如果申请人完全停止参与友邦保险（AIA）的一项审判，而专利所有人在该项审判中提交了MTA，委员会有权自行决定请求审查协助，但此后委员会仍行使其自行决定权继续进行该项审判。身份证件。当申请人继续参与AIA审判，但未反对或已停止反对MTA时，委员会也可以请求审查协助。检查协助可能包括编写咨询报告，初步讨论MTA是否符合某些法定和监管要求(即。，修订是否扩大了专利权利要求的范围或引入了新内容），以及根据专利所有人提供的现有技术和/或审查员在现有技术检索中获得的现有技术，拟议替代权利要求的可专利性。身份证件。拟议的规则确认了委员会寻求审查协助的自由裁量权，明确了当没有申请人反对或所有申请人停止反对MTA时，办公室可以根据委员会的请求进行先前技术搜索。拟议规则旨在捕捉未提出反对意见或提出反对意见，但其他情况构成缺乏反对意见的情况，例如对MTA提出虚假反对意见或请愿人提交的请愿书不会对现有技术提出质疑。拟议规则还阐明，委员会可记录应委员会要求通过现有技术检索确定的任何证据。此外，拟议规则规定，委员会的要求和办公室应委员会要求编写的现有技术检索报告将予以记录。

2023年RFC还就董事会提出的说服责任发表了评论。一位评论员建议，授予后诉讼计划应严格保持对抗性，就不可专利性问题进行说服的责任始终由请愿人承担。另一位评论员提出，基于董事会提出的理由，董事会有“负担”。其他评论员指出，法规对这一问题保持沉默，专利所有人不得承担这一负担。

董事会是一个中立的法庭，在决定是否批准或拒绝MTA时，董事会的负担分配概念与其裁决职能的履行不一致。尽管存在这种不一致，但该办公室认识到，在对MTA中提出的拟议索赔提出新的不可申请理由时，委员会行使自由裁量权的应用需要清晰一致。拟议规则澄清了委员会根据记录证据或记录在案的证据，并根据证据的优势，以新的理由确定无专利权。委员会目前的先例已经确立了对委员会在这方面责任的支持。Lectrosonics公司。（v）。Zaxcom公司。，IPR2018-011292020 WL 407145，在*1(“委员会本身也可以通过参考诉讼中的记录证据来证明任何不可申请专利的裁决，例如，当请愿人停止参与……因此，委员会根据记录的全部内容，包括任何反对意见，根据占优势的证据来确定替代索赔是否不可申请由请愿人提出。”）。

此外，检察官办公室建议扩大委员会可能审议和记录的证据范围，以便根据以下规定，在诉讼程序中包括但不限于全部记录证据耐克公司。（v）。阿迪达斯股份公司，《联邦判例汇编》第3编第955卷第54页（“委员会在考虑修改后的权利要求的可专利性时，可以依赖现有的记录技术。”）。通过消除“正义利益”的局限性，并考虑“只考虑容易识别和有说服力的”证据，不再仅仅依赖对抗性制度，拟议的规则缓解了联邦巡回法院的担忧，即委员会的自由裁量权仅限于极少数情况。请参见狩猎泰坦，《联邦判例汇编》第4编第28卷第1381页（注意到美国专利商标局“严重依赖对抗性制度……忽视了[各方间审查]程序的基本目的：重新审查早先的机构决定，并确保`专利垄断保持在其合法范围内'”）；另见身份证件。1385年（同意表示担心负担分配规则对“易于识别和有说服力的证据”的要求可能会阻止委员会提出理由，“即使周围没有人反对新的专利垄断授权”）。

拟议的规则偏离了董事会的先例狩猎泰坦决定。狩猎泰坦公司。（v）。DynaEnergetics欧洲有限公司，IPR2018-00600（PTAB 2020年7月6日）（论文67）。这一决定受到了联邦巡回法院的批评，与委员会提出的更广泛的权力不一致。因此狩猎泰坦自最终规则生效之日起，应取消该决定的先例地位。

具体规则的讨论

第42.121和42.221节

建议对第42.121（a）和42.221（a）节进行修订，以提及修改的原始动议，并允许请求对修改的原始议案提供初步指导。

建议对第42.121（b）和42.221（b）节进行修订，以澄清该法规适用于任何修订动议，并且必须为每个提议的替代索赔提供原始披露中的支持。

建议修改第42.121（d）和42.221（d）节，规定委员会在行使其自由裁量权批准或拒绝与拟议替代索赔相关的修改或提出新的不可申请理由的动议时，可以考虑诉讼中的所有记录证据。每项条例的拟议修正案进一步规定，委员会可以考虑并记录办公室相关诉讼中的任何证据以及地区法院可以司法注意到的证据。还建议对每一项进行修改，以规定当没有请愿人反对或所有请愿人停止反对修改、考虑并记录办公室应委员会要求进行的先前技术检索所确定的证据的动议时，委员会可以。拟议条款进一步要求，当董事会行使其与修正动议相关的自由裁量权时，董事会通过参考起始打印页15537基于优势证据的记录证据或记录证据。拟议的修订还要求将委员会的请求以及办公室应委员会请求进行的先前技术检索的结果记录在案。

建议增加第42.121（e）和42.221（e）节，以提供请求初步指导的机会，符合MTA试点计划。此类指导对董事会没有约束力，不是根据37 CFR 42.71（d）并不是机构的最终行动。拟议条款规定，专利所有人将被允许对申请人对修正动议、初步指导意见（如有要求且未提出反对意见）或§§42.121（f）和42.221（f）中讨论的修订后的MTA提出答复。回复或修改后的MTA可能会附有新的证据。此外，拟议的条款规定，如果专利所有人在收到委员会的初步指导意见后没有提交答复或修改后的MTA，申请人可以对初步指导意见提出答复，但这种答复可能只对初步指导作出回应，并且可能不会附有新的证据。如果申请人在这种情况下提交回复，专利所有人可以提交附加申请，但该附加申请只能对申请人的回复作出回应，并且可能不会附带新的证据。

此外，拟议的条款规定，委员会在发布初步指导意见后，可出于正当理由，在个案基础上，决定是否将最终书面决定从根据§§42.100（c）和42.200（c）以及是否延长§42.5（c）规定的任何剩余期限。

拟议的规则增加了§§42.121（f）和42.221（f），以便专利所有人有机会提交一份修订动议进行修改，以符合MTA试点计划。此类修订动议必须回应初步指南中提出的问题，或申请人对修订动议的反对意见，并包括一项或多项新的拟议替代索赔，以取代先前提出的替代索赔，其中每个新拟议替代索赔都提出了新的索赔修正案。任何经修订的修正动议将取代程序中的原始修正动议。

此外，董事会可在收到修改动议后，基于正当理由并在个案基础上，决定是否将最终书面决定从根据§42.100（c）和42.200（c）提起审判之日起延长一年以上，以及是否根据§42.5（c）延长任何剩余的最后期限。

规则制定注意事项

A.行政程序法（APA）

本规则制定建议修改与知识产权、职业资格审查、煤层气和衍生程序的办公室审判实践相关的综合规则集。本规则制定中提出的修改不会改变可专利性的实质性标准。这些变化涉及机构实践规则。请参阅，例如。，《美国法典》第35卷第316（a）（5）节，经修订。本规则制定提出的变更涉及机构实践和程序规则和/或解释性规则，不需要通知和评论规则制定。请参见佩雷斯（v）。莫特。银行家协会，575 U.S.92，97，101（2015）（解释解释性规则“向公众建议机构对其管理的法规和规则的解释”，在发布或修订时不需要通知和评论）；库珀技术公司。有限公司。（v）。杜达斯，《联邦地区法院判例汇编》第三编第536卷第1330页、第1336-37页（联邦巡回法庭，2008年）(《美国法典》第5卷第553节，因此《美国法典》第35卷第2（b）（2）（b）节，对于“解释性规则、一般政策声明或机构组织、程序或实践规则”，不需要通知和建议规则制定；和JEM广播公司。（v）。F.C.C.公司。，《联邦地区法院判例汇编》第三编第22卷第320、328页（1994年哥伦比亚特区巡回法庭）（解释说，这些规则不是立法性的，因为它们没有“剥夺根据案情陈述案情的有效机会”）。

然而，美国专利商标局正在发布这一拟议规则征求意见，以征求公众对该局拟议监管变更的意见。

B.监管灵活性法案

基于本文所述原因，美国专利和商标局普通法办公室立法和监管事务高级顾问已向小企业管理局倡导首席顾问证明，本规则制定中提议的变更不会对大量小实体产生重大经济影响。请参见《美国法典》第5卷第605（b）节.

本规则制定中提议的修改将修改委员会面前的某些审判实践程序。具体而言，监督厅建议修订委员会面前的实践规则，以反映委员会各种先例和信息丰富的决定以及监督厅的《审判实践指南》中规定的当前实践。具体而言，该办公室建议修改实践规则，使该办公室的MTA试点方案的某些规定永久化。这些变更本质上是程序性的，拟议变更产生的任何要求对那些在董事会面前执业的人来说都是最小或没有额外负担的。

基于上述原因，本规则制定中提议的变更不会对大量小型实体产生重大经济影响。

C、。12866号行政命令（监管规划和审查）

本规则制定已被确定为不重要12866号行政命令（1993年9月30日），经修订14094号行政命令（2023年4月6日）。

D。13563号行政命令（改进监管和监管审查）

办公室已遵守13563号行政命令（2011年1月18日）。具体而言，如上文所述，该办公室在可行和适用的范围内：（1）作出合理的决定，即利益证明了规则的成本是合理的；（2） 调整规则，使社会负担最小，符合监管目标；（3） 选择最大化净收益的监管方法；（4） 规定的绩效目标；（5） 确定并评估可用的替代方案；（6） 让公众参与相关学科专家、私营部门受影响的利益相关者和公众之间的公开信息和观点交流，并提供在线规则制定记录；（7） 试图促进政府机构之间的协调、简化和统一，并确定旨在促进创新的目标；（8） 考虑减少负担、保持公众选择的灵活性和自由度的方法；（9）确保科技信息和过程的客观性。

E.公司。13132号行政命令（联邦制）

该规则制定严格适用于联邦机构程序，不包含足以保证根据13132号行政命令（1999年8月4日）。

F、。13175号行政命令（部落咨询）

这种规则制定不会：（1）对一个或多个印第安部落产生实质性的直接影响；（2） 向印度部落征收巨额直接合规成本开始打印第15538页政府；或（3）优先执行部落法。因此，根据13175号行政命令（2000年11月6日）。

G.公司。第13211号行政命令（能量效应）

该规则制定不是一项重要的能源行动第13211号行政命令因为该规则制定不太可能对能源的供应、分配或使用产生重大不利影响。因此，根据第13211号行政命令（2001年5月18日）。

H。12988号行政命令（民事司法改革）

本规则制定符合适用标准，以最大限度地减少诉讼，消除歧义，并减轻第3（a）节和第3（b）（2）节规定的负担12988号行政命令（1996年2月5日）。

一、。行政命令13045（保护儿童）

该规则制定不涉及对健康或安全的环境风险，这可能会过度影响未成年儿童行政命令13045（1997年4月21日）。

J。12630号行政命令（取得私有财产）

该规则制定不会影响私人财产的占有，也不会影响12630号行政命令（1988年3月15日）。

K.国会审查法案

根据1996年《小企业监管执法公平法》的《国会审查法》条款(《美国法典》第5卷第801节 等。)在发布任何最终规则之前，美国专利商标局将向美国参议院、美国众议院和政府问责办公室总审计长提交一份包含该规则和其他必要信息的报告。该拟议规则的变更预计不会对经济造成1亿美元或以上的年度影响，不会导致成本或价格大幅上涨，也不会对竞争、就业、投资、生产力、创新、，或美国企业在国内和出口市场上与外国企业竞争的能力。因此，该规则制定不是《美国法典》第5卷第804（2）节.

L.1995年《无资金授权改革法案》

本规则制定中规定的变更不涉及联邦政府间授权，该授权将导致州、地方和部落政府在任何一年的总支出达到或超过1亿美元（经调整），或联邦私营部门授权，该授权将导致私营部门在任何一年的支出达到或超过1亿美元（经调整），并且不会对小政府产生重大或独特的影响。因此，根据1995年《无资金授权改革法案》的规定，没有必要采取任何行动。请参见《美国法典》第2卷第1501节 等。

M.1969年国家环境政策法案

该规则制定不会对环境质量产生任何影响，因此，根据1969年《国家环境政策法案》，该规则被明确排除在审查范围之外。请参见《美国法典》第42卷第4321节 等。

1995年《国家技术转让和促进法案》

1995年《国家技术转让和促进法》第12（d）节的要求(《美国法典》第15卷第272节注释)不适用，因为本规则制定不包含涉及使用技术标准的规定。

O.1995年减少文书工作法

1995年《减少文书工作法》(《美国法典》第44卷第3501-3549节)要求办公室考虑文书工作和其他信息收集负担对公众的影响。

根据1995年《减少文书工作法》第3507（d）节(《美国法典》第44卷第3501节 等。)，本拟议规则制定中讨论的文书工作和其他信息收集负担已根据管理和预算办公室（OMB）控制编号0651-0069（专利审查和衍生）获得批准。

尽管有任何其他法律规定，任何人都无需对未遵守《文书削减法案》要求的信息收集作出回应，也无需对任何人进行处罚，除非该信息收集具有有效的OMB控制编号。

开始主题列表

中的受试者列表37 CFR第42部分

• 行政惯例和程序
• 发明和专利
• 律师

主题结束列表

出于序言中所述的原因，办公室提议修改37 CFR第42部分如下：

开始部件

第42部分——专利审判和上诉委员会的审判实践

端部零件 开始修正部分

1权威引用37 CFR第42部分继续阅读如下：

结束修改部分 启动授权

授权： 《美国法典》第35卷第2（b）（2）节,6,21,23,41,135,311,312,316,321-326;出版物。第112-29页125 Stat.284；和出版物。L.112-274页，126 Stat.2456。

最终授权 开始修正部分

2将§42.121修订如下：

结束修改部分 开始修正部分

三。修订§42.221如下：

结束修改部分 开始签名结束签名 结束补充信息